2019年11月30日，佛山市律师协会组织召开民营企业知识产权保护实务论坛。本次会议由广东省及佛山市律师协会主办，广东省及佛山市律师协会知识产权法律专业委员会承办，佛山市法学会知识产权专业委员会、佛山市版权保护协会、佛山市顺德区商标协会及知识产权协会、佛山市南海区知识产权协会协办。会议吸引了来自佛山市内外的企业代表、律师、知识产权实践领域的专家等近300人参与，共同研讨民营企业知识产权保护面临的热点和难点问题。

 

 

一、开幕式 领导致辞

本次实务论坛由佛山市律师协会知识产权法律专业委员会主任何俊律师主持，佛山市律师协会副会长欧阳锦添、广东省律师协会知识产权法律专业委员会主任王广华分别发表论坛致辞。（以下内容知识产权法律专业委员会将以知产委为简称）

佛山市律师协会副会长  欧阳锦添

广东省律师协会知产委主任  王广华

 

 

二、上午场|论坛内容

上午的实务论坛分主题发言和圆桌讨论两个环节。主题发言围绕“新形势下民营企业知识产权保护机遇与战略”，由广东省律师协会知产委主任王广华主持，佛山市中级人民法院法官孙文波、广东省律师协会知产委秘书长吴让军、广东方图律师事务所合伙人陈建南分别进行专题分享。主题发言论坛：新形势下民营企业知识产权的保护机遇与战略。

01 / 分享主题：《商标法实务讲座》

分享嘉宾：孙文波 佛山市中级人民法院法官

 

 

孙文波法官多年从事知识产权案件审判工作，结合丰富的审判经验，指出了商标案件办理中常出现的几个问题。一是注册商标连续三年不使用相关法律问题。孙法官讲解了该制度创设的原因，三年不使用可能导致的后果，不知情“连续三年不使用”受让等问题，认为受让商标被撤三时，受让人不知情不能成为受让人的抗辩理由，申请阶段驳回恶意注册可从源头解决问题，并通过具体案例解释了实务中“三年”的起算点问题。

 

二是商标性使用相关问题。孙法官首先以媒体对企业生产、经营进行报道是否构成商标性使用为例进行了分享。认为关键在于媒体的报道是否能让相关公众对商品或服务的来源与企业产生特定联系。如最高院在乔丹案中认为，媒体报导人物可以与特定人之间形成稳定的联系。对于散装商品的商标性使用认定问题，孙法官以最高院认定在店铺菜单、餐具上使用商标标识，可以构成对散装商品商标性使用的认定为例，指出商标法对于商标性使用的规定是在产品、产品包装等上使用标识，但是生活中常见的散装生鲜食品无法严格的按照商标法来使用标识，符合生活实际，不应机械的应用法律。

 

三是商标注册相关问题。孙法官指出，在英文商标包含他人中文商标的情形下，英文翻译成中文，有第一含义，也可以有引申含义，是否可以注册应当就申请商标的第一含义进行比较。对于简体和繁体相同的商标是否可以注册，孙法官认为因二者属于相同商标不能注册，尽管简繁体在字形上有差异。

 

 

02 / 分享主题：《揭开商业秘密的秘密》

分享嘉宾：吴让军律师 广东省律师协会知产委秘书长 北京市立方（广州）律师事务所合伙人

吴让军律师结合办案实践，从商业秘密的构成要件，侵权判定规则和赔偿计算三方面入手，详细介绍了办理商业秘密案件的方法。

 

一商业秘密构成要件方面。吴律师首先介绍了商业秘密的特性，如具有个案认定、非排他性、无明确保护期限、权利范围不确定的特点。接着指出办理商业秘密案件关键在于从秘密性、价值性和保密性三个构成要件方面对商业秘密进行论证。对此，吴律师从原被告举证责任、举证方式、证明标准三方面分析了商业秘密立法以及政策的演变过程，并指出反不正当竞争法修法中的一些表述逻辑不周延以及标准模糊等问题，给商业秘密的实践操作带来了新的问题和挑战。二是侵权判定。吴律师指出，长期以来，司法实践中，商业秘密侵权行为规则被确定为“实质性相同”+“接触”-“合法来源”，目前修法中出现了举证责任转移的问题，立法目的是强化保护，减轻权利人的举证负担，但法条表述的标准模糊，有待实践中观察修法的实际效果。三是赔偿计算。吴律师强调，根据反不正当竞争法第17条，商业秘密的侵权赔偿与专利、商标之侵权赔偿计算方式类似，即先证明权利人的损失；若难以计算的，则证明侵权者的侵权获利；均难以确定的情况下，适用法定赔偿。同时，若商业秘密被公开，则根据该项商业秘密的商业价值来确定，若商业秘密未被公开，则参照侵犯专利权损害赔偿额的方法进行。吴律师认为，根据上述规定，损失计算应当根据商业秘密是否公开而有所区分，但根据其团队的大数据报告研究发现，关于商业秘密损失计算，实践中五花八门，各种计算方法、标准交织，不少判决并未严格遵守上述法律规定进行裁判。

 

03 / 分享主题：知识产权高额判赔实务---以案例为视角

分享嘉宾：陈建南   广东方图律师事务所合伙人

 

 

 

陈建南律师办理过多件高判赔案件，认为在高额判赔案件，离不开天时、地利、人和。近年来，国家及地方多项政策显示出我国越来越重视知识产权保护，知识产权的春天来了，这是全中国知识产权律师具备的天时。佛山拥有160件驰名商标，在全国地级市中列首位，但佛山市商标权人主动维权的企业比例并不高，知识产权律师大有所为。随后，陈律师从知识产权损害赔偿的计算入手，探讨如何助力企业有效维权。

 

赔偿金额=销售金额 * 利润率 * 专利贡献率 。通常情况下，知识产权赔偿金额主要受两大因素影响，一是销售金额，二是利润率，但在专利案件中，还需要导入第三因素即专利贡献率。陈律师首先分享了如何确定更高的侵权销售金额以获得高判赔。以商标侵权损害赔偿为例，按照权利人损失——侵权人获利——商标许可使用费——酌定赔偿的顺序确定赔偿金，若有恶意侵权，需考虑惩罚性赔偿。当既难以确定权利人损失又难以计算侵权人获利时，建议采取申请法院调查、证据保全及被告自认等方式收集证据。如北京稻香村诉苏州稻香村一案中，法院根据原告的申请调取了天猫和京东的销售数据，并以此为依据确定被告的侵权销售数额，最终判决全额支持原告3000万元的赔偿诉求。

陈律师通过江苏高院审理的“巴洛克”案、最高院再审的“无锡国威“案、江苏高院审理的“中味案”、最高院再审的“卡斯特”案，深入分析了权利人的损失计算、利润率的计算方式以及利润率的举证责任。陈律师还指出，原告有举证自身利润率的义务，不可只举证与案件无关的第三方企业的数据。在有举证能力却不举证的情况下，可能面临不利判决结果。专利贡献率指标有利于准确计算侵权赔偿，因为一个产品可能包含多个专利，如手机包含上千个专利。同时，有形展示完整、详实的工作日志及成果；合理支出证据形成证据链；说明案情属于复杂、疑难案件，有利于获得法院对合理维权支出的全额支持。总之，只要调查取证更加缜密细致，证据挖掘更为深入，对侵权情节的分析更为透彻，高额赔偿还是有很大的突破空间。

 

 

圆桌论坛（一）：民营企业如何捉住时代机遇，加强知识产权保护

圆桌讨论环节由佛山市律师协会知产委秘书长何华玲主持，佛山市中级人民法院孙文波法官、北京市立方（广州）律师事务所合伙人卜小军律师、广东昊驰律师事务所合伙人高敏峰律师、广东新明珠陶瓷集团有限公司法务总监杨晓月。从法院审判、律师办案、企业维权布局三个方面针对民营企业如何抓住时代机遇，加强知识产权保护这一主题进行了充分的沟通和交流。

 

 

嘉宾发言节选

 

 

孙文波 法官

 

孙文波法官介绍了佛山知识产权发展历程与现状。孙法官首先从法官角度表明法院对知识产权的大力支持，并表示将会继续贯彻中央加强知识产权保护的精神，特别强调知识产权案件在申请调查令的程序中，法院会采取积极赞同的态度。孙法官认为，为了进一步促进纠纷的解决，实务工作者需要保持一种“证据保全不在于保全的金额，而在于证据保全本身难易”的意识，只要法院与律师、企业共同努力，势必可以营造良好的知识产权氛围。孙法官还对在场的200多位知识产权从业律师及法务提出建议：一是面对知识产权案件时要有修养，办理知识产权案件应当存有敬畏之心，做到不以利益为驱动。二是年轻的律师和法务要加强沟通和交流，知识产权属于专业化程度较高的领域，需要专业知识的积累，更需要我们多多进行深入研究，同时也应多思考、多动笔。三是保持积极的态度，为佛山市知识产权行业迈向新高度付出努力。

 

  

卜小军 律师

卜小军律师接着分享了在北京高院及地方法院的知识产权立案经历，对北京高院及地方法院针对知识产权案件提供的便捷服务和态度的改善给予了肯定。卜律师还就证据保全环节应予注意的事项给各位年轻律师特别提出了几点宝贵建议：一是需要提前细心准备和核对各种好材料、资料，避免在证据保全所限定的短短时间内再对基本材料进行更正与确认；二是和客户做好充分的沟通，加快推进落实证据保全事宜，律师、客户尽可能协助法官一并前往现场完成证据保全。

 

 

 

杨晓月  法务总监

随后，杨晓月律师简单介绍了明珠陶瓷公司的现状，分享了企业知识产权保护战略的成功秘籍及维权经验：一是针对正在使用的商标，应进行全类注册，遇到相同商标和近似商标以撤三申请和无效申请等方式去处理，保持商标的独立性。二是针对储备的商标，结合未来发展规划，提前对商标进行分析规划和创设。三是完善企业的知识产权管理制度，避免因为使用别人在先申请的商标、专利、或因版权提起的侵权诉讼，要推陈出新以应对新环境下的经济发展。四是做好国内外商标布局，针对商品全球化，需要在国际市场上做好规划和布局，这样才能入得厨房，出得厅堂。五是注重鼓励创新，对有效的创新给予奖励，建立成果利润分成机制等以促进员工的创作研发激情。六是面对全国维权，应通过选择专业调查团队及专业的律师团队进行合作，才能在专业的领域取到满意的效果。

 

 

高敏峰  律师

 

高敏峰律师分享了著作权实务操作经验，认为产品外包装系列案传达出一个基本信号，就是产品外包装需要投入自主性设计，不能简单地对网络上独特的字体，好看的图片进行抄袭和沿用，避免因批量维权而卷入侵权诉讼。同时，高律师建议在座各位年轻律师，在办理知产案件时应注意研究各种细节，并以曾代理的KTV厅歌曲著作权案为例进行了解读。如在诉讼时从起诉状中歌手刻章代替歌手亲笔签名这一个细节入手，要求歌手本人出庭表达真实诉求。由于批量维权往往由律所代理，歌手本人基本不会出现去法庭表达诉求，案件最后以2万元和解，而原本提出高达30万的诉讼请求。

 

 

三、下午场|论坛内容 

下午的实务论坛分主题发言和圆桌讨论（上、下）共三个环节。主题发言主题为“民营企业知识产权保护热点问题”。由佛山市律师协会知产委副主任刘金财主持，北京市金杜（深圳）律师事务所高级顾问（原广东省高院民三庭副庭长）张学军、广东三环汇华律师事务所合伙人董咏宜、蒙娜丽莎集团股份有限公司法务总监周亚超、广东华进律师事务所合伙人黎叶、武汉大学法学博士（原佛山中院民三庭庭长）安建须分别进行了分享。主题发言论坛：民营企业知识产权保护热点问题研讨、

 

 

01 / 分享主题：《智能制造中的专利战略和保护》

分享嘉宾：张学军  

北京市金杜（深圳）律师事务所高级顾问（原广东省高院民三庭副庭长）

 

 

张学军博士以智能制造的发展为切入点，讨论了科技发展过程中民营企业应当合理运用专利法来对技术进行战略布局和保护：一是企业应当进行长期投入和不断积累，同时以市场为导向去挖掘技术，这是高质量专利的基础。二是企业应当提高专利申请文书的质量。张博士通过诺基亚诉上海华勤、大疆诉华科尔“无人机”等几个案例的分享来说明在软件发明中专利申请应当注意的问题。三是企业除专利申请外，还应努力将企业技术融合进行业技术标准中。四是企业应当在诉讼中积极搜集侵权人获利的证据，以此保护自己的专利权。张博士分享了最近几年广东法院积极探索利用证据制度破解赔偿难的问题，例如：证据披露制度、证据妨碍规则、高度盖然性证据规则等。张博士同时指出，目前专利权赔偿数额总体来说不够高。这里既有专利质量问题，也有侵权诉讼的举证问题。

 

 

02 / 分享主题：《广告如何规避法律风险》

分享嘉宾：董咏宜  广东三环汇华律师事务所合伙人  

 

 

董律师首先指出，广告是企业最常见的宣传途径，而广告发布中总是会出现各类风险，以2019年6月的可比克案为例，可比克公司就因为不规范的有奖销售被市场管理部门开出了3673.04万的天价罚单。因此，企业需要规避此类法律风险。董律师接着详细列举了广告发布中的11大雷区：虚假/误导宣传；虚构价格；极限用语；驰名商标；良好风尚；爱国不用在身上；领导崇拜放心中；贬低他人不能说；婴儿食品宣传替代母乳；教育、培训产品提供保证性承诺；使用未授权专利进行宣传。以上是企业常用的宣传方式，但往往未注意其中潜在的法律风险，例如：加多宝公司“中国每卖10罐凉茶7罐加多宝”有虚假宣传、误导消费者的嫌疑；农夫山泉公司“天然水优于纯净水”涉嫌贬低同业竞争者；某教育机构宣传“100%通过”违反《广告法》。董律师最后指出，固然很多广告行为受到法律规制，但是企业也可以转变思路达到一样的宣传效果，例如不能使用“最”“第一”等极限词作为商业宣传用语，但使用“力求最好，追求第一”就可以实现既达成宣传需要又规避法律风险之目的。

 

 

03 / 分享主题：《如何打造知识产权保护典型案例》

分享嘉宾：周亚超   蒙娜丽莎集团股份有限公司法务总监

 

 

周总在企业中任职多年，具有资深的法务经验，并且蒙娜丽莎集团近年来商标维权力度很大，典型案例、高判赔案例较多，其维权效果突出。周总从“要素、实践、收益”三个方面总结了企业在维权方面的经验。要素即企业应当从多个方面去努力推动好案件的形成：一是通过多渠道主动寻求证据，在找到相关证据好要对案件进行详细的策划；二是法务应当寻找专业水平比较高的律师，并选择合适的管辖法院，只有这样最终才能形成好的案例、好的成果；三是在形成好的案例成果之后，利用行业热点、痛点，宣传成功案例达到最终目的。在实践方面，周总分享了蒙娜丽莎与BOBO陶瓷案及微信二维码专利案，BOBO陶瓷案通过诉讼途径来解决问题，主动发起舆论战，还通过报纸等途径全方位打击，最终取得了想要的诉求结果。得益于对知识产权保护的重视，蒙娜丽莎集团从维权中达到了多个方面的良好效果：树标杆、威慑力、知名度、美誉度等。周总认为，将知识产权维权直接服务于企业经营，有助于企业更好发展。

 

04 / 分享主题：《民营企业知识产权保护热点问题》

分享嘉宾：黎叶 广东华进律师事务所合伙人

 

黎律师从数据出发，分析了各类知识产权案件及各地法院裁决所耗时长为依据，认为目前对企业来说，知识产权维权的最大阻碍在于一、二审时间过长。以北京知识产权法院为例，其案件一、二审的诉讼的平均期间超过一年半，完全无法适应瞬息万变的市场需要，因此企业的维权积极性不高。黎律师指出，目前解决审限过长这一问题的有效手段之一是行为保全即诉前禁令。接着从诉前行为保全的法律依据、诉前行为保全常规问题、法院做出诉前禁令考量因素等几方面出发，对诉讼过程中企业是否要申请保全以及如何进行保全展开了细致全面的分析。黎律师建议，如果企业确实有急迫的需求，那么就可以考虑拿起诉前禁令这一武器，法院也会愿意通过禁令措施规制某些事态紧急的侵权行为。当然，法院目前对于做出禁令的态度仍比较谨慎，公开数据显示2018年北上广三家知识产权法院，只有广州知产法院作出三个专利侵权禁令。

 

 

05 / 分享主题：《民法法理在知识产权案件裁判中的应用》

分享嘉宾：安建须  

武汉大学法学博士 （原佛山市中级人民法院民三庭副庭长）   

 

 

安博士具有丰富的民商事审判工作经验，指出目前较多知识产权案件难以在知识产权相关法律中找到适用依据，可以通过对民法法理的合理运用来解决知识产权案件中的一些疑难问题。安博士现场和我们讨论了一个真实的案例。甲乙双方共同发明了一个圆筒物品包装膜叠边机构技术，以商业秘密来保护，丙窃取了商业密码并对其做了非重要改进并将该技术申请了专利（改进的部分写在从属权利要求），该专利权应当如何归属？现行的专利法中没有直接的答案，尤其是针对丙的改进部分其专利权归属问题。但是安博士引入民法的“添附”概念，将其对技术内容的改进理解为一种添附行为。因添附技术的价值并未超过原技术方案，因此案涉专利权应当归属原告。

 

圆桌论坛（二）：

知识产权保护知识产权判赔计算方式

 

本场圆桌会议由佛山市版权协会秘书长鲁红霞主持，广东连通律师事务所合伙人张春律师、中国联塑集团控股有限公司法务经理李祖林、广东方图律师事务所合伙人陈建南律师、广东群豪律师事务所合伙人张页辉律师参与了交流。本场交流中，一改之前由嘉宾自由发言的风格，鲁秘书长以提问方式主持了本场讨论。

  

 

问题一：怎样的证据准备可以加强侵权方赔偿额度？

李祖林经理：由于我们公司的产品定位，侵权者大多是个体户、空壳公司，一般情况下我们难以适用高赔偿额的计算公式，通常适用法定赔偿。在我们可控的范围内，我们提供的证据一般都是商标知名度、商标估值报告、广告费等财务数据、商标许可合同。以上材料都是法定赔偿中法院会考量的重要因素。

陈建南律师：认为可以根据法律法规、司法解释中规定的判赔计算方式，针对原告损失、被告获利、产品利润率等提供相关证据，提交被告主观恶意证据可以获得较高的惩罚性赔偿。

张页辉律师：以华为诉三星判赔8000万的案子为例，说明在销售金额×利润率×专利贡献率的判赔计算公式中，可以通过对利润率及专利贡献率提供相应证据，提高判赔额度。

 

广东群豪律师事务所合伙人张页辉律师 发言

张春律师：以自己曾亲办几个案子为例，说明法官内心确信也是影响判赔力度的一个关键因素。

最后，陈建南律师就主持人的这一问题进行了补充，以江苏高院巴洛克案件为例，阐述了法院在考虑判赔额度时，还会综合考虑利润流失、价格侵蚀、未来利润、商誉损失等因素。

问题二：法院的法定赔偿，是否能满足到权利人的要求，实操的律师给权利人怎样的建议？

 

李祖林经理：我们通常适用法定赔偿，但由于公司拥有专业打假团队，在打击侵权行为中公司投入较大，因此法院的判赔金额基本都难以达到公司满意的效果。

 

对于这种情况，李祖林分享了一些公司为了提高赔偿额度的常用做法：必须确保证据的有效性，证据数量较多。还有一点则是对起诉法院区域的选择，如企业品牌知名度在南方较有影响力，在北方的法院或经济落后城市的法院可能无法获得高判赔，而在南方城市则有较大可能达到高判赔。因此在法院的选择上，可以根据实际情况选择较为有利的管辖点，从而获得较理想的判赔额度。

 

中国联塑集团控股有限公司  李祖林法务经理

 

张春律师：从几次办案实践来看，实际判赔额很难达到客户满意的效果。

陈建南律师：以目前部分企业以批量维权方式委托律师导致了经费不够、调查力度不足而无法取得高判赔的情况，呼吁企业作为法律共同体中的一方，应有所担当、积极举证。

 

问题三：由中共中央办公厅、国务院办公厅联合发布的《关于加强知识产权保护意见》中提出的加大侵权假冒行为惩戒力度。大家欢呼的春天到了！，实践中将如何实现惩罚性赔偿？

 

陈建南律师：以江苏高院出台的惩罚性赔偿导向意见为例，说明在主观恶意证据上应该下功夫，证明恶意侵权、重复侵权且情节严重。

李祖林经理：非常赞同陈建南律师在主观恶意证据上下功夫的观点。分享一个此前的办案经验：由于起诉前做了工商投诉将侵权产品一网打尽，导致一审法院认定被告没有销售，二审通过调档、调笔录等举证手段，证明对方多次重复侵权、主观恶意明显，最后二审法院支持了一审判赔三倍的金额。

 

张页辉律师：认为提高惩罚性赔偿是一个法律趋势，值得探索。

张春律师：当务之急应当确定法定赔偿的下限再来谈如何提高惩罚性赔偿，否则有如空中楼阁。

 

广东连通律师事务所合伙人张春律师 发言 

 

圆桌论坛（三）：

民营企业遭遇恶意诉讼的规制方法

 

本场圆桌会议由佛山律协知产委副主任袁海华主持，北京金杜（深圳）律师事务所高级顾问张学军、佛山市律协知产委秘书长何华玲、广东东方精工科技股份有限公司法务经理钟汝彬、佛山市顺德区知识产权协会秘书长邹永强参与了分享和交流。

 

 

张学军博士：

张博士首先介绍了恶意诉讼制度在我国的发展情况，指出恶意诉讼在商标领域尤为突出，特别是商标的抢注和囤积，体现在用非正当的手段取得注册商标，然后发起大规模的诉讼。法院对恶意注册并发起诉讼的民事规制主要经历了四个阶段：首先是优衣库案，广东两家完全不从事实体经营的公司注册了2000多个商标，包括优衣库的商标，该两公司要求以800万将“UL”商标转让给日本公司。日本公司不同意转让价格，遂发诉讼狙击 。第二是歌力思案，歌力思作为一家获得驰名、著名商标，及有一定影响力的企业名称，王某将歌力思注册为商标，诉讼歌力思公司商标侵权获赔10万元。歌力思公司反而起诉王某恶意抢注商标，构成不正当竞争，该案在深圳中院、广东高院均获法院支持，认定王某构成不正当竞争。同时，歌力思与王某均不服商标案判决，王某认为10万元判赔过低，向最高院提起申诉，最高院在再审案中明确指出“滥用权利起诉他人不能获得法律支持”的原则，即后来所称的“歌力思”原则。第三是奋力公司抢注陆虎公司的注册商标并进行实际使用，且生产的产品不合格，严重损害了陆虎公司的商誉，被判赔120万元。经过上述三个阶段，直接催生了今年4.26期间商标法的重大修改，商标法第四条明确规定“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”；以及恶意诉讼的，法院可以进行制裁。

 

此外，张博士也表示，我们谈恶意诉讼需在法律框架下进行，证明当事人具有恶意首先需证明其诉讼的权利基础是“捏造”的。如果不是“捏造”权利，很难说知产领域有恶意诉讼一说。据此，张博士对上市公司遇到诉讼狙击被认定为敲诈勒索上诉公司的个案，表达了不同意见。认为专利权人利用合法的并非捏造的权利，在上市阶段阻击IPO企业，是“法无禁止即可行”，是合法行使权利。否则，如果公司利用一大堆侵权技术上市，股民的利益则无法获得保障，这其实也是股东利益和知识产权权益的平衡。至于公司上诉前夕遇到恶意诉讼如何反制的问题，张博士认为拟上市公司应当坚决反击，把法律能赋予的权利和手段全部用上，哪怕迫于上市急需而向恶意人支付了高额的和解金额，将来亦可通过诉讼将该笔和解金额拿回来，前提是能证明对方的确属于恶意。同时，公司上市前必须做好权利的梳理和布局。张博士还指出，对于恶意诉讼恶意投诉证监会本身也有一定的审查义务，各机构充分履行各自的义务，多渠道着手，才能真正遏制、有效打击恶意诉讼。

 

佛山市律协知产委秘书长何华玲 发言

 

何华玲律师指出：上市企业遭遇恶意诉讼已经不是罕见的事。比如有深圳光峰科技上市前遭遇22个诉讼，被冻结3000万。爱玛电动车在首发申请审核前夕遭遇诉讼狙击，同样被索赔3000万。上海晶丰明源公司甚至因为专利诉讼而被迫取消上市申请。为规制知识产权恶意诉讼，中共中央办公厅、国务院办公厅出台《关于强化知识产权保护意见》，最高院2019年司法解释立项计划同样指出要对恶意诉讼进行规制。上海高院出台审慎处理在科创企业的上市期间的知识产权纠纷的相关意见，避免企业因被恶意诉讼而影响正常上市，这是国家意欲规制恶意诉讼的大好趋势。何律师还指出，对企业来说，首先应在上市前应该做好预防措施，比如软件的正版化，上市前将盗版软件正版化，或用正版软件代替；对专利、著作权等知识产权的布局应有较好的规划。其次应完善专利布局、评估竞争对手。若仍然遭遇恶意诉讼，应积极应诉和反击。

何律师指出，在Alpha上以“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”为案由进行检索，案件数量不足百件，这个数字说明企业对恶意诉讼的反制还不够充分。反制诉讼的难题在于主观恶意证据的取得，如何证明对方明知持有的知识产权权利有瑕疵。何华玲律师建议，一是借鉴有关案件认定主观恶意的理由。如广东高院17年在某案中认定被告具有恶意诉讼的主观恶意，理由是原告举出第三人在淘宝上销售涉案产品的现有技术证据，被告同时在淘宝销售同一种技术产品，且被告与第三人系处于同一个区域的同业经营者，因此推定被告应当是知情的。二是通过引入惩罚性赔偿提高赔偿数额。三是提出充分证据以保证高额损害赔偿金。除举证律师费、调查取证费、诉讼费外，还可以提出是否因为对方恶意诉讼而导致的直接和可预期的经济损失，如因恶意诉讼导致订单损失等。

 

钟汝彬经理：

首先，根据自己的工作经验总结了科技制造企业通常会在知识产权、员工福利待遇、个人信息处理、不正当竞争、消费者权益保护、股权投资以及债务逃避等7个领域会遇到恶意诉求或者诉讼；遇到恶意诉求和诉讼，需要根据具体的案情，做好充分的事实调查和法律研究；法律定性是制定应对方案的前提，不同的恶意诉求或者诉讼的应采取不同的应对方式。针对知识产权恶意诉讼，钟经理以自己处理过的一个案件作出应对的说明：某企业商标在法国被抢注，公司考虑到处理流程复杂以及律师费的高昂，决定首先主动联系抢注人协商解决纠纷，并同时停止法国广告、做好变更商标的替代方案及准备提起商标所有权之诉，后因找到对方“恶意”注册的相关证据，对方感到压力而重新达成和解；案件虽然最后达成和解，但是还是支付了相当的律师费。公司在前期商标布局和申请的时候，工作的疏漏导致别人有可乘之机。

钟经理接着提出了具体的应对方法：一是衡量投入与产出选择策略。诉讼是一种商业行为，法务应主导、统筹公司各部门做好应对方案，必要时寻求和解；二是积极应对恶意诉讼，在起诉前做好案件评估，特别是评估专利稳定性。根据案件具体情形，提起恶意诉讼之诉。三是合规经营，不留把柄。如与供应商签署约定知识产权不侵权保证条款，在产品设计、生产、销售、出口等重要环节做好知识产权风险检索和评估。

 

 

邹永强秘书长表示：

一、顺德是个知识产权大区，商标、专利申请量都非常高。同时，知识产权诉讼案件的数量也较大，高峰期甚至占佛山中院知产案件量近70%，但恶意诉讼案件的数量则相对较少；二、大企业可能相对较容易遭到恶意诉讼，因此恶意诉讼的概念在小企业暂未普及；三、恶意诉讼的惩罚机制除了设置惩罚性赔偿外，可以考虑纳入企业诚信体系或个人诚信体系，加大惩罚力度；四、企业应该辩证看待恶意诉讼。恶意诉讼从某方面来讲，可以反过来促进企业提高知识产权保护意识、强化企业风险防范能力；最后，邹秘书长还表示，如果协会辖区内企业遭遇恶意诉讼，可以向协会反映，协会将尽力为企业提供力所能及的帮助。

 

四、闭幕致辞|大合照

最后，何俊主任对各位参会嘉宾的分享及各位律师、法务的现场学习表示了衷心感谢。知识产权保护是民营企业发展中必然面临的又必须要解决的重要问题，今天的实务论坛可以为企业维权、法务工作及律师办案提供帮助。至此，本次实务论坛圆满结束。