4月26日是世界知识产权日，方图作为专注于知识产权疑难诉讼的律师事务所，又怎么能少得了我们的身影呢? 在这特别的日子里，我们方图五位律师齐聚镜头前，分享知识产权典型案例的代理技巧，畅谈办案心得，与从事知产诉讼的法律同行们一起进阶升级。

本期分享囊括了著作权、专利、商标及不正当竞争案件，可谓是精彩纷呈，直播间互动区亦引起了大家的激烈讨论，那么我们一起来回顾一下律师们都说了什么吧。

案件前情

广州市涂鸦文化传播有限公司诉上海灿星文化传媒股份有限公司（下称“灿星公司”、深圳市腾讯计算机系统有限公司（下称“腾讯公司”）著作权侵权纠纷一案，原告诉称其是《乌兰巴托的夜》歌词的著作权人，灿星公司未经其许可在其制作的《中国新歌声》综艺节目中由参赛歌声表演使用了上述歌词，腾讯公司在腾讯视频网站播放《中国新歌声》综艺节目，并在qq音乐网站上播放参赛歌曲的音频，侵害了涉案权利歌词的网络播放权。

腾讯公司举证证明，从灿星公司以及其关联公司授权取得涉案综艺节目视频和歌曲音频的网络播放权，并已经支付高额对价，此外腾讯公司还每年向音著协支付高额一揽子歌曲和歌词许可费，以防范版权纠纷的发生。

该案引出了三个关键问题：

本案中，两审法院给出了不同的答案。

一审法院审理认为：腾讯公司使用视频不构成侵权，但是要停止使用视频；使用音频也不构成侵权，但需要支付合理使用费25万。

二审法院审理认为：腾讯公司不需要停止使用视频和音频，也无需支付合理使用费。

方图律师作为腾讯代理人的抗辩思路

1、《中国新歌声》是以类似摄制电影的方法创作的综艺节目，可单独使用作品的权利人无权对他人使用综艺节目中单个作品的行为主张财产性权利。该观点中关于综艺节目属于类电作品的认定，已经可单独使用作品的著作权人就他人使用综艺节目的行为不得主张财产性权利的法律适用，都属于著作权法中比较新颖的法律问题，相关的参考案例比较少见。代理人通过大量检索在先案例和相关学者、法官的文章、论著，找到比较清晰的论据。这一观点在一审判决中被法官采纳。

2、灿星公司关联公司梦响强音公司对于涉案综艺节目音频制作行为属于法定许可，只需由该公司向原告支付合理报酬即可，不应当影响腾讯公司经过支付高额对价而合法取得涉案音频的网络信息传播权利。该观点中对于制作重新演绎歌曲音频是否属于法定许可？网络传播属于什么样法律定性？支付合理报酬的主体范围？均属于比较有争议的法律问题。 

 

也正是因为这个争议，一审法院完全采纳代理人关于法定许可定性的观点，却将支付合理报酬的义务加在了腾讯公司的身上，导致腾讯公司作为没有任何过错的被许可人，承担多种支付的不合理义务。二审则纠正这一点，认定支付法定许可合理费用的主体应该是案外人梦响强音公司。

3、腾讯公司停止使用涉案视频和音频而受到的损失会远高于原告可能获得的利益，如果因为一方面的的微小利益，而导致另一方面遭受巨额的损失，显然是明显的利益失衡。

 

关于这个观点，目前在司法判例中的可参照案例也比较少，代理人引用了杭州大头儿子文化发展有限公司与央视动画有限公司著作权纠纷一案以及《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》相关意见：如果停止有关行为会造成当事人之间的重大利益失衡，或者有悖社会公共利益，或者实际上无法执行，可以根据案件具体情况进行利益衡量，不判决停止行为。该观点在一审阶段法官在庭审中曾经询问过，但判决并未支持。而二审法院则完全支持了上述观点。

代理心得

有争议的法律条款的理解

本案涉及较多争议性法律条款的理解，无法仅仅通过法律条款及司法解释去掌握其真正含义，需要通过检索大量案例，以及阅读学者观点进行深入研究。以案件为基础深入研究法律前沿问题，形成自己体系化的理解并输出。办有争议的案件是提升个人能力的好机会。从一知半解到深入了解，也考验着一个人学习理解能力。

代理意见的呈现

如果一个法律问题所需要引用的论据比较多，在代理词中文字的展现方式并不突出。那么这个时间可以考虑对论据观点制作单独图表，可以达到将一个法律问题的观点有效放大的作用。但是图表的制作必须简明扼要，否则容易引起相反的效果。

代理环节的反思

由于本案涉及的法律问题较多，某些代理意见可能会被忽略，使得判决结果与预想存在一定差距。因此，为方便法官查阅某一问题的观点，最好在首页加上一个目录，并标注相应页码，使代理意见的呈现更加清楚、突出。

案件前情

A公司制造、销售、许诺销售的导柱导套套件被控侵犯原告的外观设计专利，A公司主张现有设计抗辩，并找到了相应的证据证明其为现有设计，一审开庭后原告主动撤诉。

涉及法律问题

1、何谓现有设计抗辩？

现有设计抗辩是相对于外观设计专利来说的，属于专利侵权案件中被告抗辩的理由之一，主张被诉侵权产品外观设计与现有设计相同或无实质性差异，不构成侵犯外观设计专利。

2、从法理的角度看现有设计抗辩

从专利法第一条、第二条四款可看出，专利法对被授予外观设计专利权有新创性的要求，但外观设计专利申请时仅需要通过初步审查（形式审查）没发现驳回理由的即可被授予专利权，因而可能出现一些不具新创性的外观设计专利被授予了专利权，虽然被告可请求宣告该项外观设计专利无效，但如果面对一项明显不新的专利，还需要同时提起无效宣告和应对诉讼，对被告是很不公平的，因而可根据《最高法人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条和专利法第六十二条规定，被告无需经过专利无效程序而直接主张现有设计抗辩。

3、如何查找与被诉侵权产品相同或相近似的现有设计

最好的方法是先通过与客户沟通，了解行业信息，利用客户提供的线索进一步查找专利权人的公众号、微信朋友圈、QQ空间、产品图册、新闻报道、在先销售、行业标准等，若还还不到，可以扩大搜索范围，例如专利、商标、版权等。

4、主张现有设计抗辩时，提供的证据是否越多越好？

证据筛选的原则在于清晰和够用。例如图片会比剖面图更清晰，建议提供图片。对于发表在微信朋友圈、QQ空间的照片是否构成现有技术，目前实务中尚存在一定争议，对比之下公众号上的证据会更可靠。

代理心得

主张现有设计抗辩时需要注意的事项：

1、所主张现有设计的数量为一个;

2、比对规则：应当是用被控侵权设计与现有设计作比对。

案件前情

某饼干生产装置被控侵犯他人专利权，被控侵权产品为一条送料通道配一个物料源，但物料源上加了若干个分隔板，涉案专利包括至少两条以上的相互独立的送料通道，且每条送料通道各自均包括至少一个物料源，其发明目的是加快送料包装速度。一审法院认为被控侵权产品的物料源由于加了若干分隔板实质上形成多通道输送物料的物料源，并分别供应给对应的送料通道，与涉案专利相同，构成侵权。二审改判不侵权。

案件焦点

被控侵权产品是否落入涉案专利的保护范围？

从两个角度展开：

从发明目的来看：被控侵权产品中分隔板将物料源分隔开不能直接等同为涉案专利中的多个物料源，由涉案专利的发明目的可见，其是通过增加物料源的数量来实现加快速度的发明目的的，而被控侵权产品的物料源每增加一个隔板并不能使理料速度增加，即被控侵权产品增加隔板的设置并不能达到实现涉案专利发明目的的效果，不能直接等同。

从说明书来看：从说明书“由于多通道的技术特征还会带来‘各个通道的物料供料速度出现差异的时候，物料较难同步输出到汇合点’的技术问题”可看出涉案专利权利要求1中的物料源是相互独立的、不同物料源速度不同的，而被控侵权产品的送料通道是同一条皮带输送，因而是不相同的结构。综上，可见被控侵权产品并未落入涉案专利的保护范围。

代理心得

在专利侵权诉讼案件中，作不侵权抗辩时要注意：

1、跳出权利要求的字面解释，紧扣发明目的，要有全局思维的高度；

2、通过现象看本质，力求最简单、最清晰、最容易被人理解的说明观点；

3、抗辩观点要有取舍，庭审要直击重点（如主办律师难以取舍，说明对案件没有想清楚）选择重点陈述，否则容易模糊焦点；

4、穷尽，不断研究真相才能越辩越明，争议大的专利诉讼案件建议先写代理词，理清自己的观点，庭审才能清晰陈述。

最后，律师除了是工匠，更应当是艺术师，每个案件都是独特的作品。

《如何撤掉一个“20年”的字号？》——肖雯敏律师

案件前情

在处理商标与企业名称冲突纠纷案件中，被告最常用的一招就是援引《国家工商行政管理局关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》【工商标字[1999]第81号】第七条作为抗辩理由：被告抗辩称其企业名称经过合法注册并使用超过5年了，原告没有在被告的企业名称登记之日起五年内提出撤销字号请求，因此原告无权主张撤销字号。

然而司法实践告诉我们，NO！NO！NO!20年都不是问题！

关于司法撤销字号存在两种选择途径：

第一种：反不正当竞争法第6条规定，擅自使用他人有一定影响的企业名称（包括简称、字号等）属于引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为，构成不正当竞争，基于字号的权益可以主张司法撤销。

第二种：商标法第58条规定，将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

通过对司法判例的研究我们可以总结出解决权利冲突的三个原则。

保护在先权利的原则，即撤他人字号的权利在字号被申请前已享有，商标权在他人字号申请前已申请并获得核准注册，在知名度上也有相应的要求。

诚实信用原则，该原则源自反不正当竞争法第二条，属于大民法领域的帝王条款，若有相应的证据证明对方违背了该条款，即可大胆引用。

维护公平竞争原则，在陈律师的分享中着重论述。

代理技巧

案情：佛山东鹏公司起诉潮安东鹏公司侵犯其在先核准的商标及字号。

论证对方违背诚实信用原则存在两种方式：1.通过证明该字号具有较高的知名度且知名度具有持续性，推定对方在明知该字号存在的情况仍然申请注册；2.通过对方的攀附行为证明其主观恶意。

作为原告方，在处理此类案件中，必然少不了以下关键两步。

01 评估在先权利

1.通过查阅商标注册情况发现，佛山东鹏公司获得相应商标及字号远远早于潮安东鹏公司。

2.了解字号的发展演变历史、相关的驰名认定、媒体报道、荣誉、奖励、广告宣传等，证明原告具有较高的知名度。

02 评估对方恶意

首先，在办理其他案件中发现，潮安东鹏公司存在仿造多家知名陶瓷品牌的情形，具有职业侵权人的倾向，且销售侵权产品时间较早。

其次，潮安东鹏公司在已知可能存在权利冲突的情况下，该公司不仅没有合理避让，反而突出使用“东鹏”二字。

再者，潮安东鹏公司申请“栋手月鸟”商标的行为反映出其具有明显的攀附恶意。“栋手月鸟”这个商标远看就是“东鹏”二字呀，惊呆了吗？（附图片）

在搜集这么多证据之后，胜诉判决无疑就是属于我们的了。

代理心得

评估原告知名度，特别是被告企业名称核准注册之前的知名度证据。

搜集被告恶意的证据权利，侵权历史、商标申请、不规范使用。

搜集混淆证据。

《被告字号如何“失而复得”？》——陈建南律师

肖律师从原告的角度谈完字号如何撤销后，陈律师另一角度和我们分享，如何让一个在一审被撤销的字号在二审改判使被告字号得以保留。

案件简介

本次分享的案件是被告二审委托我们代理的案件，一审法院以原告商标注册在先且积累了一定商誉，被告无法证明其字号较原告商标而言具有较高的知名度，因而足以使相关公众对商品的来源产生误认，认定被告字号构成侵权。

代理技巧

接受委托后，我们首先对极为重要事实进行梳理，并用时间轴列出极为重要的时间点，包括知名度有争议的区间、原告近10年来未对被告字号提出异议等事实。

根据前一案件提到的解决知识产权冲突的三大原则，被告结合诚实信用原则与维护公平竞争原则，提出了以下主要上诉观点：

①一审法院没有充分考虑涉案商标知名度的持续性问题，知名度是一个动态事实。

②一审法院没有充分考虑涉案商标主体历史变革对商标知名度持续性造成的影响。

③在原告知名度弱化的前提下，被告注册字号具有合理性，且经过15年的发展，被告已经具有一定的知名度，积累了一定的商誉。

④原告关联公司2009年与被告存在委托加工行为，原告一直未提出异议。

从第①、②点可以看到，原告的知名度逐步弱化，被告的字号注册行为符合诚实信用原则。

从第③、④点可以看到，被告的注册字号的知名度不断积累，且原告在知道被告字号存在的情况下，怠于行使其权利，从维护公平竞争的角度来说，被告使用字号具有合理性。

 

在庭审结束后，我方结合相关案例在代理词中对上诉观点进行了详细论述。 

最后的结果是…被撤销的字号又再次回来了！

代理心得

●攻击原告权利长期怠于行使，则权利不应受到保护。

●强调被告自身知名度不断提升，累积商誉，没有攀附的故意。

●必须要考量历史因素

——【最高院司法解释、（2015）沪知民终字第754号、（2019）粤民申2672号都提到历史因素】

 

本案入选2018年佛山法院知识产权司法保护典型案件。

裁判要旨

将他人注册商标作为为企业字号使用时，如因使用者使用持续时间长、经过积累获得相应商誉，并且注册商标权利人知晓使用情况但长期未提出异议，依据诚实信用、公平竞争等原则，应认定该种使用行为不构成不正当竞争。但使用者在经营过程中仍应规范使用企业名称，不得对其企业字号作突出使用，避免产生市场混淆或误认。

典型意义

当一方当事人的企业字号与他人在先商标相同时，该行为是否构成不正当竞争应根据诚实信用、公平竞争以及保护在先权利等原则综合考量。本案准确地厘清使用他人注册商标作为企业字号的行为与不正当竞争行为的界限，合理地平衡了商标权人的注册商标专用权与企业对其企业字号享有的合法权益，维护了公平的市场竞争秩序，具有较高的典型意义。

本期方图有约依旧延续了有趣、有料、有爱的风格，更有小伙伴在直播结束后，热烈表示来一期关于案例检索技巧的分享。好的，五位律师已经收到了，我们…会认真考虑。让我们一起来共同期待下一期的方图有约。让每一次的交流，都具有温度~

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