作者：陈建南 高级合伙人

专利先用权是专利诉讼中被告最为常用的不侵权抗辩手段之一。我国专利制度采用申请在先原则，专利权只授予第一个向授权机关提出专利申请的人；专利被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利。

同时，为了弥补申请在先制度的缺陷，合理平衡先用权人与专利权人之间的利益关系，专利法第六十九条第（二）项规定了先用权制度，即在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条对先用权制度作了进一步解释。

简言之，专利先用权，本质上是对专利权的一种限制性规定，目的是在合理保护专利权人合法权益的前提下，同时保护社会及公众的利益。

在司法实践中，判断先用权抗辩是否成立，应当考察以下四个条件[1]：

1.先用权人是否在专利申请日前已经制造出相关产品；

2.相关产品是否属于相同产品；

3.先用技术是否系先用权人自行研发或以其他合法手段获得；

4.先用权人是否在原有范围内继续制造。

在Alpha系统中，以“专利侵权纠纷”作为案由以及以“先用权”作为关键词进行检索，共检索到最高院44个案例、高级法院544个案例。通过对这些案例的阅读、筛选、汇总，精选出以下案例作为研究素材。

一、专利先用权抗辩的主体

案例1：（2016）最高法民申596号[2]

最高院认为，“先用权抗辩的主体应当是产品的制造者或方法的使用者，产品的销售者或使用者不享有先用权。斯达克公司主张被诉侵权产品系王浩设计、制造的，但是王浩并非斯达克公司员工，即使斯达克公司该主张属实，被诉侵权产品系王浩设计、制造，斯达克公司作为相关产品的使用者，亦无权主张先用权抗辩，二审法院据此认定斯达克公司的先用权抗辩不成立，该认定正确，本院予以维持。”

案例2：（2015）民申字第1255号[3]

最高院认为，“制造商享有先用权，但制造商并非本案被告，提出抗辩的是制造商的交易对象、被诉侵权产品的销售商，在销售商提出合法来源，并就其提交的证据审查后能够认定制造商先用权成立的情况下，如果简单地要求追加制造商为当事人或者驳回销售商的抗辩，一方面会增加当事人诉累，另一方面也与享有先用权的制造商生产的产品可以合法流通相违背。本案中，被诉的侵权产品销售商可以主张制造商享有先用权。”

基于上述事实和理由，二审法院认定本案被诉侵权产品系深圳蓝盾公司在其先用权范围内制造并销售的产品具有事实和法律依据。英特莱公司有关蓝盾北京分公司与蓝盾创展公司主张的先用权抗辩不能成立的再审理由缺乏事实和法律依据，法院不予支持。

以上两个案例关于专利先用权抗辩的主体的判定看似矛盾，实际上并不矛盾。有学者从学理上进行分析，在专利权人仅起诉销售者、使用者，致使制造商无法在诉讼中直接提出专利先用权抗辩的情况下，销售者、使用者依据制造商享有的专利先用权代为提出抗辩，证明被控产品并非侵权品，有其正当性。相反，法院如果仅以销售者、使用者不享有专利先用权而直接驳回销售商、使用者代为提出的专利先用权，将实质性剥夺销售者、使用者得到救济的权利，导致其陷入既不能继续销售、使用被控侵权产品，又不能向制造商追究责任的两难境地，进而损害专利先用权制度。[4]

二、先用权的转让或者承继 

根据最高院的司法解释，[5]“先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施，被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的，人民法院不予支持，但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。”也就是说，先用权人对于自己在先实施的技术不能转让，除非连同所属企业一并转让。[6]由于知识产权的地域性，在专利申请日前制造相同产品、使用相同方法是指在中国实施，并非国外。

案例3：（2013）粤高法民三终字第38号[7]

在该案中，上诉人蒂森中山公司是在涉案专利申请日之后成立，且表示其关联公司申请日前只在旧金山国际机场使用过“悬臂梁装置”技术，显然不符合上述先用权抗辩的要件。更何况，蒂森中山公司也不能证明其关联公司申请日前在旧金山国际机场使用过“悬臂梁装置”技术。

最高院认为：“即使蒂森.斯特恩斯公司对2001年在旧金山国际机场安装的液压稳定器享有先用权，也不能超出原有的范围制造和使用。上诉人蒂森中山公司以获得他人许可为由，主张被诉侵权产品享有先用权，但是因为许可方与被许可方并非同一民事主体，也不符合该技术与原有企业一并转让或者承继的情形，即使其获得许可的技术与被诉侵权产品相同，法院也依法不能支持其先用权主张。”

三、如何理解“做好了必要准备”？

根据最高院的司法解释，[8]“做好了必要准备”包括两种情形：已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。以下以具体案例进一步分析。

案例4：（2015）民申字第1255号（抗辩成功的案例）

被告蓝盾北京分公司和蓝盾创展公司（上述案例2中的被诉的侵权产品销售商）提交了提供了以下证据来证明“做好了必要准备”，具体包括：

01 案外人深圳蓝盾公司（被控侵权产品的制造商，原告没有起诉）研发与涉案专利相同的防火卷帘产品的设计可行性报告、计划书、任务书、研制报告书、设计总结、相关研发会议纪要和技术人员的证人证言以及案外人提供研发产品原材料的证明。

02 国家建设部1999年发布的《中华人民共和国国家标准高层民用建筑设计防火规范GB50045-951999年局部修订条文》对防火卷帘应采用背火面温升作为耐火极限判定条件的规定，是各防火卷帘生产企业据此进行研发的背景。

最高院认为：在已确认国家建设部相关规范的修订导致全行业开展新产品研发和深圳蓝盾公司于涉案专利申请日前已生产出相关产品这两项事实的前提下，被告关于深圳蓝盾公司自行研发的上述证据内容之间彼此印证，形成了较为完整的证据链，可以认定深圳蓝盾公司在涉案专利申请日前为实施涉案专利做好了制造的必要准备。

案例5：（2019）最高法知民终38号[9]（抗辩失败的案例）

被告德诺公司提交了提供了以下证据来证明“做好了必要准备”，具体包括：

01 采购合同，但是存在以下瑕疵：

A.无公司盖章或者签字，其真实性存疑。

B.采购合同、物流单等资料，显示的商品名称与被诉侵权产品名称并不对应，无法唯一指向被诉侵权产品，进而也不能表明在涉案五项专利申请日前，德诺公司就该产品的制造作好了必要准备。

02 证人付士斌的证词及其提供的一台标称为2014年购自德诺公司、后从用户处以旧换新得到的驻车加热器。证据瑕疵包括：

A.铸有“DENUO”字样的驻车加热器主体与粘贴显示有“风暖式驻车加热器；燃油：柴油；生产日期：2014”信息的标签的部件、粘贴显示有“直流无刷电机，No.141125292,山东淄博德诺科技有限公司”信息的标签的部件在材质上有明显差异；

B.不能证明带有生产日期为2014但没有生产厂商标签的部件与铸有“DENU0”的金属铸件为同一时间生产的产品，也不能证明该驻车加热器整体是2014年生产。

从以上案例可以看出，被告要证明“做好了必要准备”，举证责任在被告，其必须向法院提供充分的证据予以证明，证据之间相互印证，形成证据链。

四、如何理解“在原有范围内继续制造“？

根据最高院的司法解释，[10]专利法第六十九条第（二）项规定的原有范围，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。”

因此，“原有范围”并非仅指申请日前的实际生产规模，而是包括申请日前已有的生产规模和利用已有的生产设备或生产准备可达到的生产规模，这一规定反映了对“原有范围”应当采取“量化标准”。但是如果涉及的是一种施工方法，这种“原有范围”的界定就更为困难得多。施工方法的“原有范围”相对制造或使用产品来说，是无形的、抽象的，难以用量化的标准来衡量。[11]有学者认为“原有范围”限于原有的产业领域，申请日之后先用权人的实施行为应限定在申请日前原有的产业领域内。[12]

案例6：（2015）民申字第1546号[13]

01 奥普公司在2001年8月申请日前建成的流水线生产规模可达100万台，虽然没有明确这100万台的规模是否均为遥控浴霸，但遥控浴霸与非遥控浴霸的区别仅在于分别采用无线控制和有线控制，在是否额外加装遥控装置以及相应的接线方式上有所不同，经销者可根据市场的需要，任意定购加装遥控装置的各种型号奥普浴霸”。

因此，奥普公司申请日前100万台的生产规模完全可以转化为或者视为遥控浴霸的生产规模，即申请日前已经拥有了100万台遥控浴霸的生产设备或者做好了相应的生产准备。

02 申请日后的2004年奥普公司50万台的年生产量非但没有超出申请日前可达到的生产规模，相反还远远低于该规模。

谭启仁提供的其他所有证据均不能证明奥普公司超出原有范围生产、销售遥控浴霸，因此，谭启仁有关奥普公司因超出原有范围生产、销售遥控浴霸而侵犯其专利权的主张不成立，法院不予支持。

案例7：（2015）民申字第1255号

被告蓝盾北京分公司和蓝盾创展公司（上述案例2中的被诉的侵权产品销售商）提交了提供了以下证据来证明“在原有范围内继续制造”，具体包括：

01 深圳蓝盾公司改制前的深圳市宝安区蓝盾消防器材厂，在1998年购置了缝纫机、切割机等设备。

02 深圳市宝安区蓝盾消防器材厂1999年度签订的47份合同总金额为2078万元的防火门制造、安装合同，以及15份卷帘项目合同、1999年9月相关工资表及员工工资单，亦可证明深圳蓝盾公司在涉案专利申请日前生产钢质防火卷帘门时已经具备一定的生产规模和生产能力。

最高院认为：深圳蓝盾公司在1999年前制造防火卷帘和钢质、木质门窗产品的产值较高，用工人员较多，产品销售区域较广。深圳蓝盾公司利用已有的缝纫机、切割机等设备和人力投入制造涉案布质防火卷帘，符合市场生产规律，可以认定深圳蓝盾公司制造涉案被诉侵权产品是在原有范围内继续制造。

案例8：（2019）最高法知民终237号[14]

被告盐湖镁业公司提交了提供了以下证据来证明“在原有范围内继续制造”，具体包括：

01 盐湖集团（被告盐湖镁业公司的控股股东）与加拿大赫氏公司、美国电石工业公司于2010年7月即签订了关于电石生产线的技术许可协议以及相关服务协议，由盐湖镁业公司具体实施上述协议约定的电石炉项目；

02 2011年4月起，加拿大赫氏公司为盐湖镁业公司设计并发送关于电石炉项目整体以及包含电石传输系统在内的各个部分的生产线和设备的设计图纸；

03 2012年11月，盐湖镁业公司开展设备采购竞争性招标，三冶公司中标。

04 2012年11月15日，盐湖镁业公司与三冶公司签订采购合同，由三冶公司制造所需设备。

05 2014年10月9日，三冶公司完成该电石自动出炉系统的制造并装箱，于2014年10月24日发货。

上述日期中的最晚时间亦早于涉案专利的申请日2014年10月29日，属于在涉案专利申请日前已经作好了制造、使用的必要准备。

最高院认为：盐湖镁业公司的行为符合专利法规定仅在原有范围内继续使用，其主张的先用权抗辩成立，其在原有范围内使用电石出炉传输系统的行为不视为侵害专利权。

案例9：（2016）辽民终25号[15]

在判断是否属于“在原有范围内继续制造”时，被控侵权产品的生产方式是需要考虑的事项。

在该案中，被告于权国在专利申请日前已经开始使用专利方法制造、销售该药品一直延续至今，采用原始的纯手工生产方式，并未使用相关的机械设备辅助生产，亦未雇佣他人参与药品的制造，且始终为家庭作坊式的生产经营模式，只是按需生产，有人上门买药才进行生产销售，没有扩大生产规模，仅在原有范围内继续生产。

辽宁高院认为：于权国的上述行为符合先用权的情形，不视为侵犯专利权。虽然《专利法》第六十九条第（二）项没有明确是否允许先用权人销售依照专利方法直接获得的产品，但是先用权人销售依照专利方法直接获得的产品是先用权人后续实施专利的行为，属于先用权的范畴。故于权国制造出专利产品后又销售依照专利方法直接获得的产品不构成对专利权的侵害。

五、先用权的合法性问题

根据最高院司法解释的规定，[16]“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。”非法获得的技术通常还有可能构成侵犯商业秘密罪，因此刑事判决中记载的事实可以作为被告非法获得技术的证据。就算不构成刑事责任，被告违反行业惯例，擅自使用相关技术图纸的行为亦难谓善意。

北京高院认为：“在先制造产品或者在先使用的方法或设计，应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段从专利权人或其他独立研究完成者处取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段获取的。”[17]

案例10：（2017）京民终734号[18]

在该案中，第66号刑事判决已查明缪世茂参与了联力公司三乙基铝项目的研发工作；且2009年7月1日，张海青自缪世茂处获得联力公司生产三乙基铝的相关技术资料。而缪世茂曾向公诉机关供述称，其向张海青给付的联力公司的技术资料有两种载体，一种是纸质版包括工艺流程图和总反应釜装配图等部分设备图纸，另一种是电子版，包括设备图、反应操作参数和工艺操作规程。结合上述证据，根据高度盖然性的标准，在张海青未提供其独立研发或通过其他合法渠道获得上述技术信息的情况下，法院有理由相信张海青自缪世茂处获得了涉及被控侵权技术方案A的技术信息。

2009年8月，张海青及王文忠等人共同出资注册了风光公司，其中张海青负责技术和生产工作。2009年9月，风光公司名称变更为福瑞德公司。同时，福瑞德公司据以主张先用权抗辩的《供货合同》所附附件的图纸上亦显示有天正公司字样，且图纸所示技术方案与被控侵权技术方案具备一定的一致性。

因此，在福瑞德公司未提供其独立研发或通过其他合法渠道获得上述技术信息的情况下，一审法院认定福瑞德公司据以主张先用权抗辩的技术方案为自缪世茂处获得，属于“非法获得”的技术并无不当。福瑞德公司关于先用权抗辩的上诉主张法院不予支持。

案例11：（2019）苏民终124号[19]

江苏高院认为：丰威公司以涉案专利申请日前徐某通过电子邮件向其发送的蝶阀图纸主张先用权。但从徐某的出庭证言内容以及图纸本身的表现形式来看，至少可以确定该蝶阀图纸原系贝特公司的生产用工艺图纸，而企业对于生产用工艺图纸，一般不会轻易对外展示或提供。

此外，徐某在委托丰威公司使用该图纸加工产品时，也并未明确丰威公司在加工完成后可以自行使用图纸进行生产，而在行业惯例中，加工方未经许可不得在加工结束后使用原图纸进行生产。所谓委托方未禁止则加工方就可以继续使用图纸进行生产的说法，明显有悖常理，故不予采信。综上，丰威公司有关其享有先用权的抗辩主张，不能成立。

六、举证责任的分配 

对举证责任的分配是否合理的问题，涉及到被控侵权的技术方案是否具有合法来源，也涉及到被告举证能力的考量。

案例12：（2014）民申字第1369号[20]

在该案中，汉王公司认为银涛公司于2005年6月16日在申报被控侵权“强力定眩胶囊”时，在其递交给江西省食品药品监督管理部门的申报资料中，直接附有汉王公司的“强力定眩片”的药品标准印刷件（该印刷件中的印刷内容已属公开），且以手工方式填写了各味中药的具体用量。这一事实表明，银涛公司在申报时已经通过某种途径知悉“强力定眩片”保密处方的具体内容。

最高院认为：在汉王公司主张并举证在涉案专利申请日前其已对使用涉案专利技术生产的“强力定眩片”作为中药保护品种申报，并被列为国家二级中药保护品种，且银涛公司被控侵权的“强力定眩胶囊”各味中药含量与其完全一致的情形下，银涛公司应对其技术方案具有合法来源承担举证责任。将技术方案是否具有合法来源的举证责任分配给汉王公司不妥，法院予以纠正。

案例13：（2012）民申字第196号[21]

在本案中，最高院提出了先用权的证明标准，需要考虑被告的举证能力，不宜采取过于严苛的标准。最高院在判决中强调：

01 在涉及先用权抗辩的专利侵权诉讼中，理应充分考虑被诉侵权人生产、经营以及研发活动的实际情况，以及当事人保存、提供相关证据的实际能力和水平，综合考虑当事人提供的相关证据，对案件事实进行全面审查和认定。对于当事人提交的有关先用权抗辩的证据，不宜采取违背客观实际情况的过苛标准。

02 一审法院未能充分考虑万黎明生产规模小、研发活动不规范，以及保留、提供证据能力相对有限等客观实际情况，对于相关证据亦未全面予以核实和认定，简单以“万黎明没能说明该产品的合法出处，也就表明该产品并非万黎明所制造”为由，对其有关先用权抗辩的主张未予支持，认定事实显有不当。

七、先用权证据审核 

在被告提出先用权抗辩成功的案例中，被告均是提供了比较有证明效力的是实施发明创造所必需的技术图纸或者工艺文件、主要设备或者原材料等证据，并且证据之间可以相互印证。相反，对于被告自行制作的证据或者证人证言等，如果没有其他证据的佐证，难以被法院采信。

案例14：（2009）民申字第513号[22]

在该案中，被告宁联公司主张先用权抗辩，提供了以下证据：

01 大豆稻麦割晒机检验报告、抽样产品登记表、农业机械推广许可证书、销售合同和货单等证据。

法院认为：以上证据没有其所生产产品的具体技术特征及技术方案，无法判别其所生产产品与涉案专利产品是否属于相同产品，不足以证明宁联公司享有先用权。

02 新产品开发计划证据

法院认为：宁联公司自己制作，并无其他证据予以佐证，且被申请人对该证据的真实性不予认可，因此该证据不足以证明宁联公司享有先用权。

03 宁联公司还提供了多份证人证言等以证明其在涉案专利申请日之前经销过被控侵权产品。

法院认为：上述证人证言所涉及的证人岳坤、韩喜阳等证实，其应宁联公司要求出具的在涉案专利申请日前经销过被控侵权产品的证言并不真实，其余证人证言所涉及的证人并未出庭作证，且被申请人对证人证言的真实性不予认可，因此宁联公司提供的证人证言真实性存在疑问，法院不予采纳。

八、先用权抗辩和现有技术抗辩之间的适用顺序

案例15：（2019）最高法知民终392号[23]

最高院认为，先用权抗辩和现有技术抗辩均属于不侵害专利权的抗辩事由，但二者在具体适用时应具有优先适用顺序。由于现有技术是申请日以前在国内外为公众所知的技术，任何人均可以不受限制的使用现有技术，而在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备的行为人仅能在原有范围内继续制造、使用，即存在范围的限制。

从上述区别可以得出，先用权抗辩中行为人在申请日前制造、使用的技术方案并不属于现有技术。在被控侵权人同时提出现有技术抗辩和先用权抗辩时，应当先审查现有技术抗辩是否成立。如果被诉侵权产品在申请日之前的制造和销售已经使得公众能够得知其技术内容，则该被诉侵权技术即已构成现有技术，任何人可以依法自由实施该技术，此时无需再审查先用权抗辩。

[1]（2015）民申字第1255号，北京英特莱技术公司与深圳市蓝盾实业有限公司北京分公司、北京蓝盾创展门业有限公司侵害发明专利权纠纷案。

[2]（2016）最高法民申596号，广州斯达克汽车传动配件有限公司、王国亮与广州斯达克汽车传动配件有限公司、王国亮侵害实用新型专利权纠纷案。

[3]（2015）民申字第1255号，北京英特莱技术公司与深圳市蓝盾实业有限公司北京分公司、北京蓝盾创展门业有限公司侵害发明专利权纠纷案。

[4]廉成赫，销售者或使用者可提出专利先用权抗辩吗？看看案例，中国知识产权报2020年

5月3日，链接为：https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1594482606&ver=2454&signature=GxTcDFu7IKUcK9kOVtZ6v27ck8ydQg1AALTBRrqXRMrM4bwDpjwthm6vbN0I5M6s6xO6-V1X4nNobUb0G-SrgUe55RUh*3a*er1AE9G7c1JDwrfGdFrndC7dTO-XhrzC&new=1

[5]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条

[6]北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第132条第（4）项

[7]（2013）粤高法民三终字第38号，蒂森克虏伯机场系统（中山）有限公司与中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、深圳中集天达空港设备有限公司侵害发明专利权纠纷案。

[8]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条

[9]（2019）最高法知民终38号，山东德诺汽车配件销售有限公司、郑州宇晟汽车产品科技开发有限公司侵害实用新型专利权纠纷案。

[10]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条

[11]（2004）粤高法民三终字第300号，广东高院认为：“施工方法的“原有范围”相对制造或使用产品来说，是无形的、抽象的，故不能用量化的标准来衡量。”如果先用权只能局限在某项工程范围内使用，而不允许在其他工程中使用其施工方法，其实质无异于剥夺了先用权人享有的先用权，使“先用权”成为一次就全部用尽的权利，这显然不符合先用权的本意。省建筑院和华固公司根据自己研究开发的施工方法在其他的工程中继续使用包含涉案专利必要技术特征的施工方法，可以认定省建筑院和华固公司是在“原有范围”的继续使用，并没有侵犯李宪奎的专利权。

[12]张秀玲. 专利先用权之原有范围的再探讨[J]. 理论与改革, 2013, (2):196-197.

[13]（2015）民申字第1546号，谭启仁与杭州奥普电器有限公司专利侵权纠纷案。

[14]（2019）最高法知民终237号，浙江嵘润机械有限公司、青海盐湖镁业有限公司侵害发明专利权纠纷案。

[15]（2016）辽民终25号，于洪国与于权国、于盈国侵害发明专利权纠纷案。

[16]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条

[17]北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第133条第（3项）

[18]（2017）京民终734号，浙江福瑞德化工有限公司与天津联力化工有限公司侵害发明专利权纠纷案。

[19]（2019）苏民终124号，南通丰威机械有限公司与南通贝特医药机械有限公司侵害实用新型专利权纠纷案。

[20]（2014）民申字第1369号，陕西汉王药业有限公司与江西银涛药业有限公司、西安保赛医药有限公司侵害发明专利权纠纷案。

[21]（2012）民申字第196号，尹相善与万黎明侵犯实用新型专利权纠纷案。

[22]（2009）民申字第513号，山东宁联机械制造有限公司与姜景春、田庆江侵犯实用新型专利权纠纷案。

[23]（2019）最高法知民终392号，深圳市宇思岸电子有限公司、江门市宏本汽车用品实业有限公司侵害实用新型专利权纠纷案。

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