作者：梁楚婷 实习生

一定的员工流动率能够促进企业的良好发展，然而对于从事发明研究活动的员工，特别是对于掌握了企业核心技术的员工，其离职可能是灾难性的，不仅会造成技术的泄露，也可能会削弱了企业的竞争优势。因此，为了保护企业的发明创造投资利益，我国对于离职员工的职务发明创造作了特殊规定。《专利法实施细则》第十二条中规定，“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”

这意味着，对于员工离开原单位一年内，所作出的与原单位的职务、任务相关的发明，其专利权人归属于原单位。值得注意的是，该条款的适用并不限于解除劳动合同的情形，而是包括了退休、调离原单位。

从离职员工的角度上看，在跳槽或自立门户时，如果科研人员在新单位的工作与原单位相同或相似，由于工作内容的延续性，将其投入研究的科研成果申请为专利有可能会被原单位主张是归属其所有的职务发明，从而引发纠纷和诉讼。

笔者特此通过分析相关法律规定和司法案例，总结了离职人员职务发明认定的重要司法观点，帮助大家对职务发明有更深入的了解，以更好地保护自己的权益。

在判断离职人员的发明创造是否属于职务发明，核心点在于其发明创造是否与“原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关”，简单的一句话其实包含了两层意思。首先，离职员工的工作内容、范围或权限需与原单位技术方案有关，用以证明离职员工在原单位实际参与了原单位涉案技术方案的研究活动；其次，离职后员工作出的发明创造的技术内容、技术方案需与原单位技术方案有关，用以证明二者存在相似性和直接来源可能性。

▌工作内容VS 原单位技术方案——有无实际参与研究活动

离职人员职务发明主体的认定实质上是从其有无实际参与原单位的技术研究活动和有无发明创造能力的角度去认定。判断其本职工作或分配的任务，不应机械、狭隘地理解为仅限于劳动合同中是否明确约定从事研发工作。而应综合考虑员工的实际工作内容和具体任务、涉案专利技术内容、员工的科研背景和能力，客观分析是否属于发明人职务的工作。

01.本职不是研发工作的也有可能成为职务发明人

在辛柏机械技术（太仓）有限公司、郑清好等与威图电子机械技术（上海）有限公司专利权权属纠纷中，被告虽然是在销售部门工作，但其并非普通的销售人员，而是参与了技术支持、技术标准的制定、技术方案的修改等工作。正因为被告工作性质的特殊性，使其对地铁行业机柜标准、型材的特定需求、现有产品存在的缺陷不足等内容有了较为深入的接触和了解。在此基础上，被告提出并申请涉案专利，该发明创造的技术方案与其在威图公司的工作内容必然存在密切关联。^[1]

由此可见，对于参与了研发活动的重要环节，如技术内容的制定、修改，则意味着能够接触、控制、获取的与原单位涉案专利有关的技术信息，若以此内容为基础来进行后续的发明创造活动，则容易被认为“与原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关”的发明创造。

02.劳动合同中规定从事研发工作的并不必然认定为职务发明人

在天津希日博司塔金属有限公司与江苏国新金属制品有限公司专利权权属纠纷中，原单位主张被告任总经理一职，统筹负责包括技术创新和改进工作在内的各项管理事务，但无证据反映其直接从事或参与具体技术方案的研发设计。因此，法院认为，就被告履职过程中的具体职责承担来看，缺乏其承担如涉案专利技术方向上的研发项目的证据。^[2]

笔者认为，仅凭作为总经理有可能接触过相关技术材料，即将其离职后一年内作出的相同领域的发明创造归属于原单位，这样的做法会不当扩大了前述法条所涉的“与在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关”的范围，影响劳动者的择业权。因此，若证据不足以证明实际从事相关研发工作的，不能轻易的认定为原单位的职务发明。

03.专利记载的发明人并不一定是实际发明人

现实中，经常出现的情况是，员工离职后跳槽到新公司或自己开设公司，以公司的名义来申请与原单位本职工作或分配任务有关的专利，或以家人、朋友的名义来申请，以此来规避法律。然而，专利审查并不会对专利申请人是否有发明创造能力、是否实际参与研发活动进行核查。在诉讼中，被告常以“名义上”的专利申请人为实际发明创造人为由，抗辩诉争专利不属于职务发明。在原告关于职务发明达到法律规定的高度盖然性标准时，被告则需要提供相反证据来证明专利记载中的发明人在此之前完成了对包括原告已开发完成的现有技术的创造性突破，甚至完成了讼争发明创造的专利申请。否则，诉争专利的实际发明人应认定为该离职员工。

▌离职后技术方案VS原单位技术方案——二者存在关联性和直接来源可能性

比较二者技术方案是否具有近似性，是为了更进一步证明涉案技术方案与原单位工作之间存在的关联度和直接来自于原单位的技术方案的可能性。

（一）涉案专利与原单位技术方案无需进行技术特征的一一比对

原单位的发明创造与诉争专利进行比较，采用的是技术关联性的标准，不应把专利侵权的技术比对标准作为判断是否在本职工作中作出的职务发明创造的标准，否则会造成法律规定的落空。而应当综合考虑两者是否属于同一技术领域、解决的技术问题是否相同、技术手段是否具有传承性等因素，看是否具备相关性。

（二）属于同一技术领域的不代表涉案专利与原单位技术方案具有关联性

不能仅凭二者属于同一技术领域即认定符合关联性。否则，可能存在侵害发明人或原单位的利益。在上海埃锡尔数控机床有限公司与上海瑞铁数控机床有限公司专利申请权权属纠纷中，法院认为，二者较为明显的相同之处在于都是在剪板机机械领域内的技术方案；但为解决相同的技术问题，在同一技术领域进行不同的发明创造产生不同的技术方案是现实中研发的常态。^[3]

▌规定“一年内”的期限是在各方利益加以权衡而作出的

之所以规定这“一年内”的期限，立法者和司法者主要是考虑到以下两点：第一，在离职后一年内的发明创造更多地是利用原单位物质技术条件积累的结果，可以认为是技术任务在事实和时间上的延续，为了保护原单位的研发投入和相关利益，法律法规因此规定这一期间的发明创造的权利归属于原单位。

第二，避免恶意离职者，利用掌握的原单位职务发明创造内容为基础，以自己或其他单位的名义申请专利，导致原单位、临时工作单位的合法利益遭受损失。

除此之外，职务发明制度不能损害劳动者的择业自由和市场上的公平竞争秩序，在充分考量各行业发展的基础上，折衷规定了“一年”的期限。

▌司法实践的新动态

在认定离职员工职务发明归属问题时，现实中会出现更加复杂的情况，新单位或离职员工确实对诉争专利进行了区别于原单位技术方案的实质性贡献，对于这部分的技术内容和技术方案，该如何处理才能平衡原单位、劳动者和新单位三方的合法利益呢？司法裁判中，有法官会承认新单位或离职员工所作出的实质性进步，最终判决原被告共同享有专利权。

在上海微创医疗器械（集团）有限公司与上海纽脉医疗科技有限公司、虞奇峰等专利权权属纠纷中，法院认为在案证据可以认定涉案专利技术属于王海山的职务发明，但同时亦不能否定虞奇峰在其中的技术贡献，故涉案专利技术方案应认定为王海山与虞奇峰的共同成果，归属微创公司与纽脉公司共有，申请专利的权利亦应属于双方共有，申请被批准后，共有人均为专利权人。4由此可见，为了平衡原单位、劳动者和新单位三方的利益，探索知识产权共有制度存在一定合理性。

最后，为了防范员工离职、跳槽给企业的发明创造活动带来潜在危险，归根结底需要通过提高科研管理水平、通过完善本单位的科研管理体制和加强科研工作的流程管理来避免恶意离职者盗取科研成果的情况。也能通过侵犯商业秘密的法律规定追究其法律责任。科研人员离职自立门户或另谋高就，也要警惕职务发明法律风险，注意区分好新单位与原单位之间的研发界限和专利权属界限。