作者：陈建南 高级合伙人

一、惩罚性赔偿的法律条文及司法政策

惩罚性赔偿的规定目前仅见于《商标法》，该法第六十三条规定：

侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。

对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

2013年商标法修正案的说明就明确提到“针对实践中权利人维权成本高，往往得不偿失的现象，草案引入了惩罚性赔偿制度。” 可见，在我国商标法中引入惩罚性赔偿制度很大程度上是为了弥补和平衡受害人的全部损失。

/

《著作权法》及《专利法》尚未制定惩罚性赔偿。但是这两部法目前也正在紧锣密鼓的修订当中，相信很快就会制定出惩罚性赔偿的条款。

《江苏省高级人民法院关于实行最严格知识产权司法保护为高质量发展提供司法保障的指导意见》（以下简称《江苏高院指导意见》）已于2019年8月公布。

在该意见第26条规定“积极适用惩罚性赔偿。有证据证明侵权人故意侵害知识产权的，可以根据侵权人主观恶意程度或侵权情节，适用惩罚性赔偿，以确定的补偿性损害赔偿数额为基数，在法定倍数范围内酌定损害赔偿数额。权利人维权支出的合理开支，不纳入计算基数。”

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于强化知识产权保护的意见》于2019年11月公布，该意见也明确提出加快在专利、著作权等领域引入侵权惩罚性赔偿制度。

二、惩罚性赔偿的构成要件

根据《商标法》第六十三条的故规定，惩罚性赔偿应当包括以下三个构成要件，分别是赔偿基数的确定、被告的行为属于恶意侵犯商标专用权、情节严重。以下分别进行论述。

 1、 惩罚性赔偿之确定基数

要适用惩罚性赔偿，需要具备一定的条件。惩罚性赔偿不是凭空出现的，而是建立在基数上的，如果基数无法确定，则惩罚性赔偿就无从说起。《商标法》第六十三条给出了三个基数的计算方式，分别是：

① 权利人因被侵权所受到的实际损失

② 侵权人因侵权所获得的利益

③ 商标许可使用费的倍数

在确定上述三个基数之后，如果被告恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

如果上述三个基数都难以确定的，那就没有办法了，只能由人民法院适用法定赔偿，根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。

徐聪颖博士认为：在三个构成要件当中，虽然目前学界和司法实务界对何谓“侵权恶意”与“侵权情节严重”的认知困惑也会在一定程度上对惩罚性赔偿的适用产生不利影响，但真正对惩罚性赔偿机制的运行构成现实障碍的乃是上述三种赔偿数额认定方法在司法实践中面临的适用困境[1]。

/

确实如此，在司法实践中大量的被告恶意案件难以适用惩罚性赔偿的主要原因，就是上述三种赔偿基数都非常难以举证。权利人要证明自己的损失，需要证明被告侵权行为与权利人损失之间存在因果关系，这需要充分的证据才足以证明[2]。被告的获利就更加难以证明，权利人通常无法获得被告的财务账册，就算被告提供账册也未必可信。

商标权人在适用“许可使用费的合理倍数”时同样也会面临困境。由于许可费的数额与许可方式，许可使用的范围，许可使用规模、期限以及许可双方的权利义务关系等因素密切相关，法院通常会对原告方主张的许可使用费的合理性产生质疑，进而排除对该种赔偿方法的适用[3]。

 2、 如何理解惩罚性赔偿中的“恶意”？

学术界一般认为，此处的“恶意”系指“故意”。

王利明教授的观点是：侵害知识产权的惩罚性赔偿责任应当以行为人故意为要件，因为从惩罚性赔偿的产生和发展来看，由于惩罚性赔偿具有加重责任的性质，因此为了防止被滥用，或给行为人施加过度责任，自惩罚性赔偿产生以来，就一直以故意为要件[4]。

《商标法》第六十三条没有规定“故意”，而是“恶意”，二者有无区别？

王利明教授认为，故意和恶意确实存在区别，但是两者均是指明知行为侵权而故意为之，即明知故犯。我国未来民法典在规定侵害知识产权惩罚性赔偿的一般规则时，可以采用“故意”这一表述，并对故意的内涵进行必要的限定，而不必采用“恶意”，因为“恶意”的判断标准还是较为模糊的，尤其是如何将其与故意相区分仍然没有形成共识。我国如果采用“恶意”的概念，可能会给法官适用惩罚性赔偿带来一定的难度．并导致在不同案件中因对“恶意”判断不同，导致同案不同判现象。

/

此外，从域外法来看，知识产权惩罚性赔偿适用的主观要件大多限于侵权行为人的故意，而非恶意，如英国、加拿大、澳大利亚等。因而，有必要在民法典侵权编草案中将“故意”作为惩罚性赔偿的要件。

徐聪颖博士则从语义上分析，“恶意”是一种较“故意”更具可责性的主观心态。所谓“故意”，特指行为人对行为可能产生的危害结果具有清醒的认识，并且希望或放任危害结果的发生；与之相比，“恶意”则更加强调行为人在实施行为过程中的不良居心或坏的用意。由于恶意侵权人对权利人利益的损害具有明确的指向性，这使得“恶意”与故意侵权中希望或主动追求危害结果发生的心态大致对应[5]。

因此目前在学界比较一致的看法是，从知识产权惩罚性赔偿的制度目的出发，侵害知识产权惩罚性赔偿的主观要件不应当包括重大过失。如果将重大过失纳入主观的构成要件，则可能导致几乎所有的侵害知识产权行为都有可能符合惩罚性赔偿的要件，这可能会不当扩大惩罚性赔偿规则的适用范围，也会使得对惩罚性赔偿主观要件的限制形同虚设。惩罚性赔偿制度的主要功能是为了针对恶意侵权且情节严重的侵权行为，如果行为人仅具有重大过失，也要承担惩罚性赔偿责任，则此种制度设立的目的并不完全吻合，也不符合《商标法》的立法本意。

在司法实践中，目前也基本上是采取“故意”的标准。《江苏高院指导意见》第26条关于惩罚性赔偿的规定中也是同样采取“故意”的认定标准，并且以列举式的方式列出了以下“故意”情形：

●  侵权人在权利人发出侵权警告函或通知后无正当理由继续实施侵权行为；

●  侵权人与权利人或其被许可人之间的代理、许可、合作关系终止后未经许可继续实施相关行为；

●  侵权人不履行行为保全裁定继续实施相关行为；

●  侵权人在法院或行政机关对相同行为作出判决或处罚决定后继续实施相同侵权行为；侵权人以侵权为业，不断变换公司名称或新设立公司实施侵权行为；

●  侵权人故意攀附驰名商标声誉抢注相同、近似商标或者实施其他商标侵权行为等情形。

在（2017）京民终413号案中，北京高院认为，适用惩罚性赔偿应当以被控侵权人“恶意侵犯商标专用权且情节严重”为要件，其中“恶意”应当仅限于“明知”即故意而为，虽然注册商标经申请核准注册后具有公示性，诚实信用的市场主体应当主动避让，但是一般而言被控侵权人从事侵犯商标专用权的行为主观上存在过错，并不当然能够认定为“故意”。

 3、 如何理解惩罚性赔偿中的“情节严重”？

王利明教授认为：在主观故意之外增加情节严重作为要件，有利于防止惩罚过度、泛化、确保“罚当其责”。对故意侵害知识产权的行为应当进行惩罚，但应当做到“罚当其责”[6]。

因此，在适用侵害知识产权的惩罚性赔偿规则时，首先要考虑行为人主观上是否具有故意．继而对行为人的行为方式、所获利益，受害人所遭受的损失等综合进行考量，这样才能做到“罚当其则”。要求侵害知识产权惩罚性赔偿的适用以情节严重为条件，有利于平衡知识产权保护与知识流通、再创造之间的关系。

在（2017）京民终413号案中，北京高院认为：“情节严重”是指被控侵权人从事的侵犯商标专用权的行为从方式、范围、所造成的影响等方面均对权利人产生了巨大的损失与消极影响。

因此，一般情况下可以通过多种证据来证明被告侵权行为的“情节严重”，不同的案件有不同的“情节严重”标准，比如侵权人侵权行为持续时间较长、重复性侵权、以侵权为业，或者给权利人造成的损失比较大，或者产品的质量比较差，粗制滥造，严重损害消费者的利益等，都是判断行为人侵权“情节严重”的重要参考。

需要特别注意的是，发生在某些特定行业的侵权，法院会予以特别的考量。《江苏高院指导意见》第34条规定，“对涉及食品、药品、危险品、种子等商品的知识产权侵权或犯罪行为，依法从重处理。“

在（2016）苏民终718号案中，江苏高院认为：被控侵权产品涉及公众安全，应严厉打击销售涉案假冒产品的侵权行为。涉案产品为低压电气产品，郑某某始终未能提供涉案假冒产品的真实来源，故存在重大安全隐患。如不能有效遏制此类侵权行为的持续发生，显然不利于保障社会公众安全，也不利于市场的健康有序发展。

在（2017）苏民终220号案中，江苏高院认为：要特别指出的是，本案系涉及农资行业的商标侵权纠纷。农资作为农业生产最为基本的要素之一，是农业发展的重要环节。涉案产品为复合肥料，属于农业生产必需的农资产品，不仅仅关系到农产品的安全，更关系到农民的切身利益和人民群众身体健康与财产安全，而假冒伪劣复合肥料农资产品是农民群众反映强烈的突出问题。因此，我国对复合肥料的生产经营进行重点监督管控。

本案中，大地公司在其生产的复合肥料产品上假冒涉案“美盛”注册商标，并在产品包装上虚假标注“美国阿波罗”字样。本院认为，对于此类“傍名牌”，以国产复合肥料冒充进口复合肥料等坑农害农的行为应予以重点打击，加大赔偿力度，从而保障农业发展和农产品的安全，维护农民的合法权益，净化农资市场环境。

三、案例分析

 1、 浦东法院首例惩罚性赔偿案，案号：（2018）沪0115民初53351号　

本案是上海首例知识产权侵权惩罚性赔偿案件。上海浦东法院的判决对新《商标法》实施后惩罚性赔偿制度在适用条件审查、赔偿基数确定等方面进行了积极探索，对同类案件的审理具有重要的参考价值，充分体现了人民法院为加大惩罚性赔偿适用力度的司法导向。

该案中浦东法院从四个方面来考虑惩罚性赔偿的适用条件：

图一：浦东法院适用惩罚性赔偿的四个考量因素

① 被告使用的侵权标识与原告的权利商标标识完全相同，且二者使用于相同产品上，产品的款式、颜色、商标的标识位置等几乎完全相同，此种全面摹仿原告商标及产品的行为足见被告侵犯原告商标权、攀附原告商誉的意图十分明显。

图二：被告使用的侵权标识与原告的权利商标标识完全相同，攀附原告商誉的意图十分明显。

② 被告早在2011年已因出口西班牙的产品涉嫌侵权而被原告发函警告，在原告多次沟通之后，被告最终签署和解协议，承诺今后不会从事任何可能侵犯或妨碍原告所拥有的知识产权的活动，但时隔几年之后，被告再次被发现生产销售侵犯原告注册商标专用权的产品。被告此种不信守承诺、无视他人知识产权的行为，是对诚实信用原则的违背，侵权恶意极其严重。

③ 被告在2016年的销售总额已达800余万元，本案中被告通过微信商城、微信朋友圈、工厂、展览会等线上、线下多种渠道进行侵权产品的推广和销售，产品被售往厦门等省市，可见被告的生产经营规模较大、产品销售渠道多、涉及地域范围广，侵权行为影响较大。

④ 被告的侵权行为不仅造成市场混淆，而且侵权产品还存在脱胶的质量问题，会使得消费者误购并误认为原告的产品存在质量问题，会给原告的商业信誉带来负面评价，侵权后果较为严重。

综上上述情节，法院认定被告的主观恶意明显、侵权情节严重，应加大对被告的惩罚力度，故在本案中确定三倍的惩罚性赔偿比例。

图三：浦东法院首例适用惩罚性赔偿案件的考量因素

 2、 约翰迪尔案，一审案号：（2016）京73民初93号；二审案号：（2017）京民终413号

该案中法院从以下五个方面来考虑惩罚性赔偿的适用条件：

① 被告在辽宁、黑龙江、新疆、北京均有销售网络。

② 被告实施的被诉侵权行为方式多样，不仅在相同或类似商品上使用涉案商标，通过域名、企业名称等方式使用涉案商标。

③ 被告还通过注册商标的方式复制、摹仿、翻译驰名商标，同时，涉及的侵权商标众多，且在商标侵权的同时实施了多种不正当竞争行为，属于商标、不正当竞争全方位侵权。

④ 特别是在行政处罚后依然继续实施涉案侵权行为，侵权情节严重且主观恶意明显。

⑤ 考虑到原告主张涉案商标的显著性、知名度以及涉案被控侵权行为所造成的损害后果的严重性。

图四：北京法院在“约翰迪尔案”中适用惩罚性赔偿的考量因素

 3、 巴洛克案，一审案号：（2016）苏05民初第41号；二审案号：（2017）苏民终1297号

该案中法院从以下六个方面来考虑惩罚性赔偿的适用条件：

① 本案中，浙江巴洛克公司和巴洛克木业公司有过多年的OEM代工合同关系，在双方合作期间内以及合同解除后，浙江巴洛克公司从事针对涉案商标的侵权行为，其主观上系基于对涉案商标的了解，恶意从事侵权行为谋取该商标所蕴含的商业利益。

② 被告其在巴洛克木业公司已向其发出侵权警告后仍继续实施侵权行为。

③ 被告在全国各地的多家经销商因商标侵权和不正当竞争被当地的市场监督管理局予以了行政处罚，其依旧不停止侵权行为。

④ 在法院下达禁令之后，浙江巴洛克公司拒不履行已经发生法律效力的裁定，继续实施被控侵权行为。由此种种可见，浙江巴洛克公司不顾权利人的侵权警告，无视行政部门的行政处罚，拒不履行法院的生效裁定，侵权恶意极其严重。

⑤ 浙江巴洛克公司在全国各地开设门店进行销售，销售网络遍布全国15个省，侵权规模巨大。

⑥ 浙江巴洛克公司跟经销商之间的业务往来不通过公司账户进行结算，而是直接通过私人账号进行，这使得公司成为了个人获得非法利益的工具。

因此，应加大对于浙江巴洛克公司的惩罚力度，在本案中确定两倍的赔偿比例。上述所确定的实际损失数额的2倍已经远远超过1000万，鉴于巴洛克木业公司在本案中主张包含合理支出在内总计1000万的损害赔偿金额，因此对其主张予以全额支持。

图五：江苏法院在“巴洛克案”中适用惩罚性赔偿的考量因素

 4、 小米案，一审案号：（2018）苏01民初3207号；二审案号：（2019）苏民终1316号

近日，小米与中山米家电器有限公司（已更名）等相关方的侵害商标权及不正当竞争纠纷一案尘埃落定，江苏高院二审判决裁决，小米终审胜诉，将获5000万元赔偿，这是近三年国内已公开商标侵权判决中的最高赔偿。

一审法院按照按二倍的惩罚倍数计算，也超过原告要求赔偿经济损失的数额，故对原告要求两被告赔偿经济损失5000万元的诉讼请求予以全额支持。

在二审阶段，江苏高院认为：为充分发挥民事损害赔偿在制裁侵权和救济权利中的作用，有效遏制侵权行为再发生，确保权利人获得足够的损害赔偿，确定以侵权获利额为赔偿基数，按照3倍酌定该案损害赔偿额，对一审判决确定二倍的惩罚倍数予以适当调整。对小米科技公司、小米通讯公司赔偿5000万元及41.4198万元合理支出的诉讼请求应予以全额支持。

该案中法院从以下五个方面来考虑惩罚性赔偿的适用条件：

 1、 从销售情况看，京东网、淘宝网、苏宁易购、1号店、拼多多等电商平台的23家店铺均销售被告中山奔腾公司、独领风骚公司制造的被控侵权产品，其中既有两被告的自营店铺，也有两被告自认为其经销商的店铺，另有其他店铺。被告中山奔腾公司还在线下实体经营场所直接销售被控侵权产品。销售两被告生产的被控侵权产品的店铺数量众多，销售范围广、数量多，产品种类多样，销售额巨大。

 2、 从两被告实际的经营行为看，被告中山奔腾公司在与余姚智米生活电器有限公司签订的合作协议中，约定了每年29万台产品的销售量，且其约定“小米生活”商标的转让价不低于2000万元，说明该标识可为其带来的巨额利益。

 3、 从原告案涉商标的知名度和显著性看，原告的案涉“小米”商标在被告申请注册“小米生活”商标前已达驰名程度，具有较高的市场知名度、美誉度和影响力，具有较强的显著性。

 4、 从被告的侵权行为看，被告中山奔腾公司侵权的意图明显，其从原告注册、使用“小米”商标后即摹仿该商标，申请注册“小米生活”商标，其后又申请注册原告已注册的 “米家”等商标，使用与原告宣传语近似或基本相同的宣传语，使用与原告配色相同的配色，申请与原告商标近似的域名。

 5、 被告独领风骚公司虽注册成立的时间较晚，但其与被告中山奔腾公司间存在股东、法定代表人和业务上的关联关系，其使用与原告的“米家”商标相同的字号，使用被告中山奔腾公司注册的侵犯原告商标权的域名，两被告全面摹仿原告及其商标、产品，企图使相关公众误认为其与原告间存在某种特定的联系或商标许可使用关系，并且实际已使用造成混淆。

图六：江苏法院在“小米案”中适用惩罚性赔偿的考量因素

四、启发与思考

 1、 要想获得惩罚性赔偿，最核心的还是证据，无论是赔偿基数的确定，还是“恶意”、“情节严重”均需要充分证据予以支持。因此律师在代理过程中必须穷尽调查取证手段，积极举证，对于确因客观原因不能自行收集的证据，应当及时申请法院出具调查令或者申请适用举证妨碍制度，最大程度克服权利人举证难的问题，积极向法院提供证据，可谓是“一分举证，一分收获”。

 2、 除了常见的侵权时间长、侵权区域广、重复侵权等证据外，权利人品牌的贬损也是一个很好的诉讼突破点，由于侵权产品往往存在一定的质量问题，从而被投诉或者被处罚，会导致权利人的品牌“躺着中枪”，会使得消费者误购并误认为原告的产品存在质量问题，会给原告的商业信誉带来负面评价，侵权后果较为严重。在上述的浦东法院首例适用惩罚性赔偿案件以及江苏法院的“巴洛克”案件中，法院都特别强调了这一点，值得我们参考借鉴。

[1]徐聪颖： 制度的迷失与重构：对我国商标权惩罚性赔偿机制的反思，《知识产权》2015年第12期  知识产权高额索赔难点之——权利人的实际损失

[2]陈建南：《知识产权高额索赔难点之--权利人的实际损失》，道方图说公众号文章，2019年12月19日发表，  https://mp.weixin.qq.com/s/7kn7MtzqAAbFmMn3qMONzg

[3]参见（2015）浙甬知终字第55号案。在该案中，江西开心人公司上诉主张应按商标许可使用费的合理倍数来确定本案赔偿数额。宁波中院认为，江西开心人公司未在宁波开设实体药店系事实，且根据上诉人提供的证据不足以证明江西开心人公司在城市之光开心人公司被诉侵权时间段通过互联网进入宁波市场经营。退一步讲，即使在被诉侵权时间段江西开心人公司通过互联网对宁波市场有所涉及，但“开心人大药房”注册商标在宁波地区的知名度和市场信誉与江西及其他地区仍不相同。江西开心人公司提供的特许经营合同系许可他人在江西省九江县内的涉案商标独家许可，且从特许经营协议的内容看，江西开心人公司对加盟商负有较多管理协助义务，而本案并未涉及，故特许经营协议与本案不具有可比性和关联性，原审未予采信并无不当。

[4]王利明：《论我国民法典中侵害知识产权惩罚性赔偿的规则》，《政治与法律》2019年第8期。

[5]徐聪颖： 制度的迷失与重构：对我国商标权惩罚性赔偿机制的反思，《知识产权》2015年第12期。

[6]徐聪颖：《知识产权惩罚性赔偿的功能认知与效用选择》，《湖北社会科学》2018年第7期。

- End -