作者：何华玲 高级合伙人

小鱼吃大鱼

2019年7月23日

上海一家叫“晶丰明源”的公司在申请上市过程中，被人提起发明专利侵权纠纷，因涉案产品占公司收入的99%以上，上市被迫叫停。

2019年7月30日

深圳一家叫“光峰科技”的公司刚上市（科创板），就陷入了诉讼战，被冻结3000万，涉诉22个专利纠纷，之后光峰科技开展专利诉讼反击战，至此背负33个专利案件。

2019年11月26日

生产电动车的“爱玛科技”在第187次发审委会议的首发申请审核前两日，遭遇了外观专利侵权诉讼，涉诉3000万。2019年12月2日，证监会发布公告，爱玛科技IPO审核取消。

（注：上述事件仅说明公司上市前后被诉讼狙击之现状，并无证据证明对方是否为恶意诉讼。）

三宗事件相隔时间不出半年，委实让人心惊。且不论诉讼是善意还是恶意，对于上市公司而言，的确是件要命的事。作为企业而言，如何有效反击诉讼狙击特别是恶意诉讼呢？

歌力思原则

我们先来看一个典型的成功反击恶意诉讼的案例--歌力思案：

“歌力思”是什么？唱歌很有力量很有思想？不，“歌力思”是一个服装品牌，先后获得过广东省著名商标、名牌产品，可以说还是很有知名度的，特别是在女生群体，比如女律师、女法官们。

长得好名声好的商标当然很容易被人记住。有位叫王某人的大哥哥就不小心把“歌力思”注册成了第18类钱包、手提包的商标。王大哥说，歌啊，不好意思，真是无巧不成书啊，你看哥哥我也是有好多商标的人啊，怎么办呢？王某人迅速到专柜买了一个“歌力思”牌的包包，然后跑到杭州中院起诉歌力思公司商标侵权。一审、二审法院判决王某人胜诉，歌力思构成商标侵权，赔偿王某人经济损失10万。

歌力思自是不服，恰逢王某人亦不服。于是，双双申请再审。案件从杭州中院到浙江高院一路攀升到了最高院。最高院一看，乐了，这案子有趣。来人，升堂，待本官明镜高悬、青天断案……

最高院撤销了一、二审判决，驳回了王大哥的所有诉求。王大哥从此绝迹于江湖……

但是，关于王大哥的传说一直都在。2017年3月6日，我国最高衙门发布的《最高人民法院关于发布第16批指导性案例的通知》，将此案列入指导案例82号，裁判要点：“当事人违反诚实信用原则，损害他人合法权益，扰乱市场正当竞争秩序，恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的，人民法院应当以构成权利滥用为由，判决对其诉讼请求不予支持。”这也就是后来著名的“歌力思”原则。

花开两朵，各表一枝。歌力思一边积极应对王某人发起的商标侵权战，一边转而在主场深圳中院起诉王某人恶意注册、使用 “歌力思”商标及字号构成不正当竞争，一审、二审均判决歌力思公司胜诉，判决王某人赔偿18万元。王某人不服，申请再审。最高院一锤定音，驳回再审申请，认为王大哥在手提包、钱包注册“歌力思”商标，使用“歌力思”字号，其行为难谓正当。

反击恶意诉讼

无论是从应对诉讼还是主动吹响战争号角来看，歌力思的反击战真可谓是相当的漂亮！特别是“歌力思原则”的确立，真真载入史册、千古流传啊！接下来，我们结合“歌力思战争”的启示来一起聊聊如何规划恶意诉讼：

1 | 迅速反击，穷尽法律救济手段：

王碎永以商标侵权起诉歌力思公司后，按我们传统的思路只能被动应诉。如歌力思欲反过起来起诉王碎永商标侵权，由于其在第18类钱包、手提包上已注册商标，只能先申请撤销或无效掉王碎永的商标，不能直接起诉对方商标侵权。

事实的确如此，注册商标与注册商标之间的争议需通过行政程序解决而非民事诉讼。但歌力思公司的代理律师非常巧妙的避开了这一点，除商标侵权外，还起诉不正当竞争。主张王某在18类钱包、手提包上恶意申请注册“歌力思”商标并使用的经营行为，侵害歌力思公司的合法在先权利，即“歌力思”知名商号及知名商品特有名称权益，造成了消费者误认和混淆，存在不正当竞争行为。

以“不正当竞争”来打这场战争，可以说是绝妙的诉讼策略，小何同学行笔至此，仍是难掩兴奋。歌力思的律师真厉害啊真厉害，真聪明啊真聪明。果然，法院认为歌力思起诉商标侵权，是注册商标对注册商标，让行政的归于行政，让民事的归于民事，去吧，去提无效吧！至于不正当竞争，来人，给本官升堂……

除此之外，在文章开头提到的深圳光峰科技公司，在刚上市就遭遇22件专利诉讼狙击的情况迅速反击，同样起诉对方专利侵权10余件，将战火进一步扩大，一个字——“刚”！

参考法条：

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条：

原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理。

原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。

2 | 如何证明权利人的主观恶意

所谓恶意诉讼，当然得证明对方是恶意起诉。（通常是指当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起的法律上和事实上无根据之诉，并致使相对人在诉讼中遭受损失的行为。）但关键在于“主观恶意”很难证明。在歌力思案件中，法院认为歌力思商标是臆造词，且有较高知名度。对方辩称歌力思商标系其原创、实在是太巧了云云，实在令法院难以采信。

商标案件中欲证明对方注册商标的行为属于恶意相对容易，可以通过在先注册取得的相同或近似商标的知名度、显著性等进行佐证。但专利案件不一样，不能因为现有技术抗辩成功就认为对方申请专利的行为具有恶意。这点在最高院审理的（2014）民申字第1710号案件中已指出：“专利技术特征的对比判断具有一定的专业性、复杂性，因此不能简单地以被控侵权人提出了现有技术抗辩或者相关在先公开的专利技术资料的事实，就认定专利权人对其专利权是否有效有确定无疑的判断。判断专利权人是否明知存在公知技术而申请专利、是否明知专利权无效而恶意进行诉讼，应该根据在具体案件中对方当事人提交的相关证据，进行个案审查。”

如何证明专利权人“明知”公知技术的存在而申请专利呢？

在广东高院审理的（2017）粤民终 2782 号外观专利侵权纠纷案中，法院是基于以下理由认为专利权人系“明知”现有技术的存在：一是原告举出淘宝网的“麟和家具专营店”内销售涉案产品的现有技术证据，二是被告（专利权人）公证取证的网店亦为淘宝网的“麟和家具专营店”。而该店的买家信息、成交时间表明涉案专利申请日前，已有与涉案专利的外观整体相近似的商品在网上公开销售。从常理推断，钟明珠对此是应当知道的。三是被告（专利权人）持股的公司与原告系处同一地区的同业经营者。

上述的案件很有特殊性，原、被告办理购买公证的淘宝店铺是同一家，因此法院推定被告（专利权人）应当知道该店铺在先销售的与专利技术一样的产品（真巧啊！），关于被告“明知”这一点，达到高度盖然性。这也说明专利案件的恶意诉讼损害赔偿纠纷中，对于“明知”的举证义务较为严格。

3 | 上市要低调、知产布局很重要

企业要上市的确是一件普大喜奔的事，企业员工也随着公司上市水涨船高、一夜暴富云云。但上市之前千万要低调啊低调，正所谓闷声发大财，咱们还是先来处理以下事务：

❶ 商标保护体系，公司的核心商标最好进行全类注册，特别是关联的商品类别上。如上文的歌力思案，若早期在与25类服装商品上关联的18类手提包上同时注册了“歌力思”商标，后面的事情就不会发生。当然，也就无法贡献指导案例，为中国的司法进程作出贡献了。

如果不小心被其他人抢注了，那就要非常小心了。企业上市前需关注在关联商品上抢注自身商标的主体，既然对方存了心思抢注，趁着公司上市来捞一把也是常理。准备上市前就应先策划好，一旦对方打算趁火打劫时，我们如何挥刀斩乱麻。

❷ 专利布局：专利布局同样非常重要。我们前文提到的3个案例，光峰科技（深圳市光峰光电技术有限公司）名下授权有700余件专利，被人告了，果断提起反制诉讼，没得怕的。爱玛科技和晶丰明源就没那么幸运了，上市之路受阻、纷纷叫停。戏剧性的是，爱玛科技刚回应“不会影响上市进度”没几日，就收到取消公告，不可谓不沉重。其中，晶丰明源的个案略为极端，涉诉商品占公司营业收入的99%，这说明晶丰明源在核心专利的布局上可能还是存在较大的漏洞。事实上，爱玛科技和晶丰明源名下亦有不少专利，但专利的布局不仅仅在于数量的申请，更在于技术的覆盖。是时候在上市前对竞争对手，特别是专利大户们进行分析、追踪了。

❸ 版权布局：相信大多数企业对于微软、北大方正那都是相当的熟悉，毕竟他们经常会发一些函给公司的老板们：亲爱的有钱人，您想继续用我的软件吗？您想成为被告吗？给钱吧，买我们的软件吧！So,企业在上市前应该做好预防措施，梳理公司的软件情况将盗版软件正版化、用其他办公软件代替、购买正版软件等。否则，无异于裸奔上市，风险实在太大了。

4 | 留得青山在，不怕没柴烧

关于对恶意诉讼的规制问题，从目前国家立法情况来看，已是大势所趋。先是最新《商标法》第四条的修改，将“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”写入商标法。其次是《最高人民法院2019年度司法解释立项计划》确定在2019年底完成关于防范和惩治虚假诉讼、恶意诉讼及无理缠诉若干问题的规定。以及中共中央办公厅、国务院办公厅2019年11月24日发布的《关于强化知识产权保护的意见》 第二条第（一）项提出“规制商标恶意注册、非正常专利申请以及恶意诉讼等行为。”这无疑是重大利好。

在这样的司法环境下，若对方真是恶意诉讼，一时得逞终难笑到最后。正如张学军博士在广东省、佛山市律协知产委2019年11月30日举办的“民营企业知识产权保护论坛”中，关于“如何规制恶意诉讼”的发言中所述，公司上诉前夕遇到恶意诉讼应当坚决反击，把法律能赋予的权利全部用上，哪怕迫于上诉支付高额的和解金额，将来亦可通过诉讼将该笔和解金额拿回来。

是的，对方提起恶意诉讼，后面还有恶意诉讼损害赔偿纠纷在等着对方，迫于上市而和解支付的赔偿金、因恶意诉讼导致的经济损失、维权支出等也都一一在后面排队。

遗憾的是，我在Alpha上以“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”为案由进行检索，案件数量仅为95件，其中一审为55件。充分说明在知识产权领域，当事人事后反扑的案件还不多，可能也是因为证明对方恶意，即证明对方“捏造”权利有难度，遂心有不平但不了了之。

但是哪里有压迫，哪里就有反抗。随着国内一起起的诉讼狙击战，相信反狙击战也会拉开新的序幕。而经历过诉讼狙击战后仍然能够成功上市的公司，必然能够拥有更多股民的拥戴。丛林法则虽然残酷，但实力和智慧总能谱写新的篇章。

让我们拭目以待！

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