作者：麦晓君 律师

专利法中新颖性判断要求采用单独对比原则，同样的，专利民事诉讼程序中现有技术抗辩也只允许抗辩方主张一项现有技术，如果是多项非公知证据，则无异于进行创造性抗辩，法院是不会采纳的。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条提到“与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异”，“相同”容易判断，但何为“无实质性差异”，这个尺度就不太好把握了。

以往法院的案例也是这样，对于能够直观的判断被诉侵权技术与现有技术相同，才适用现有技术抗辩。然而现实中有些对本领域技术人员看来明显不具备新颖性的情况，但是与专利权利要求字面又有所不同，该怎么办呢？

其实近年来随着法院对现有技术抗辩理解的成熟，其应用的边界逐渐外延。本文尝试参考《专利审查指南》中明文列举的三种不具备新颖性的情形，结合案例来研究下实质相同（等同）的现有技术与专利新颖性的关系。

|惯用手段的直接置换|

《专利审查指南》提到，如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。

这种情形的案例最多。在案例（2015）浙知终字第213号中，法院认为气缸和油缸构成等同技术特征，判决书具体是这样说的：首先，从实现的功能看，两者所实现的功能基本相同，均通过与导向滑座连接，实现带动导向箱升降移动的功能。其次，从实现功能的手段来看，油缸是由液压油提供压力，推动油缸活塞做往复运动；气缸是由气体提供压力，推动气缸活塞做往复运动。最后，从达到的效果上看，油缸与气缸均是通过将流体的压力能转换成机械能，从而实现自动化移动升降装置的效果。

由此可见，被诉侵权产品的相应技术特征与专利权利要求书中的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果。并且，综合考虑到油缸、气缸系按运动介质不同进行划分的最基本的动力装置，均系机械及自动化领域广泛使用的标准执行组件，本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到用油缸等效替换气缸，因而该院认为，被诉侵权产品的这一技术特征与专利相应技术特征构成等同。

在专利申请的审查程序中，气缸和油缸是惯用手段的直接置换，我相信对于本领域技术人员来说是毫无疑义的。与之类似的例子还有把螺钉固定方式改换为螺栓固定方式等。

|具体(下位)概念与一般(上位)概念|

在案例（2015）赣民三终字第31号，涉案专利保护的是“一种高分子UV装饰板”，申请日是2012年3月30日，专利权利要求记载为“……根据权利要求1所述的高分子UV装饰板，其特征在于：所述的免漆板它包括高分子挤出板、固设于高分子挤出板上的塑料膜……”，而被诉侵权方沃居公司主张2011年6月7日之前便加工生产了UV装饰板产品在全国各地市场上进行销售，其生产的装饰板，是由主料PVC原料和碳酸钙复合而成，表面颜色由PVC膜共同挤压而成，高分子板就是PVC板，高分子板是上位概念，PVC板是下位概念，自己在先生产的产品即为下位概念产品。

最终，二审法院认为沃局公司有先用权，不构成侵权。但笔者愚见，本案是否也适用现有技术抗辩条款？虽然从法条的字面理解似乎并无不妥，但如果结合司法解释，即《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（2009）第15条第2款 “有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料”，本案证据中显示沃居公司在涉案专利申请前几个月已经大面积销售，构成现有技术，不仅是作好制作、使用的必要准备的程度了。从这个角度看，是否也适用现有技术抗辩？正因如此，本案里虽不是现有技术抗辩成功的案例，所以我也放在这里一起讨论了。

|数值和数值范围|

在新颖性判断中，在先公开的数值落在申请专利的数值范围之内（包括端点）或者重叠部分，将会破坏该范围内的新颖性。这种情形类似具体与一般概念，可以参考理解。

在案例（2016）苏民终1079号中，被控侵权产品外缘包裹有经热压制成的聚四氟乙烯包裹层厚度在0.4316mm—0.4781mm之间，而涉案实用新型专利的权利要求1记载外缘包裹有经热压制成的聚四氟乙烯包裹层厚度在0.20mm—0.50mm之间。显然，被控侵权产品落入涉案实用新型专利权的保护范围。但是，被诉侵权方提交的在先国家标准GB/T13404-2008公开了“聚四氟乙烯包裹层的厚度为0.5mm，顾客另有要求时由供需双方协商确定”等技术内容，法院考虑到被控侵权的聚四氟乙烯包裹层厚度在0.4316mm—0.4781mm之间，与已经公开的0.5mm在数值上已基本接近，且涉案专利的聚四氟乙烯包裹层厚度的端点数值亦为0.5mm，故可以认定被控侵权产品的上述技术特征亦为国标GB/T13404-2008所公开。

而且，根据《实用新型专利权评价报告》，通过热压工艺将聚四氟乙烯材料包裹到橡胶材料上是加工领域的常用技术手段。因此，国标GB/T13404-2008和本领域的公知常识相结合，已经公开了被控侵权产品落入涉案专利权利要求1的所有技术特征，故现有技术抗辩成立，不构成侵害涉案实用新型专利权。

而在本案中，被诉侵权技术虽然不等于国家标准中的数值，但已经非常接近了，而该数值，在国标中又说明可以根据顾客要求协商确定，若还僵化地认为不构成现有技术，显然对被诉侵权方极为不公平。

如果我们在抗辩时不确定想采用的现有技术是否能够被采用，可以参考下《专利审查指南》中明文列举的几种不具备新颖性的情形，说不定就是实质相同的现有技术哦。

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