道方图说|如何考量知名度?从10个维度助力案件胜诉

来源:本站 时间:2021-12-14 浏览:609

作者:陈建南 高级合伙人



近期在几个案件的开庭及内部讨论中,都涉及到知名度的问题。比如知名度的认定标准、知名度的承继、不同主体企业字号的知名度辐射等等。


知名度在知识产权案件中具有非常重要的地位,

知名度的高低往往决定了保护范围及保护强度的高低。


为了更加深入研究学习,以下将从十个维度对知识产权案件中常见的知名度问题进行梳理和汇总。




1

司法政策中对于知名度的考量


在商标案件以及不正当竞争案件中,往往需要考虑知名度的因素。比如,在商标近似及商品类似判定中就必须要考虑商标的显著性和知名度;如果商品名称、包装、装潢、企业名称(包括简称、字号等)等权益要受到《反不正当竞争法》的保护,也需要满足“有一定影响”这个前提。


《商标法》《反不正当竞争法》对此已经做了明确规定,最高院颁布的相关司法政策进行了进一步的细化。


最高人民法院在《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》指出:“认定商品类似和商标近似要考虑请求保护的注册商标的显著程度和市场知名度,对于显著性越强和市场知名度越高的注册商标,给予其范围越宽和强度越大的保护,以激励市场竞争的优胜者,净化市场环境,遏制不正当搭车、模仿行为。”


最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》【法发〔2011〕18号】指出:“妥善处理商标近似与商标构成要素近似的关系,准确把握认定商标近似的法律尺度……相关商标构成要素整体上不近似,但主张权利的商标的知名度远高于被诉侵权商标的,可以采取比较主要部分决定其近似与否。”


最高院在《关于全面加强知识产权司法保护的意见》【法发〔2020〕11号】明确指出:加强商业标志权益保护。综合考虑商标标志的近似程度、商品的类似程度、请求保护商标的显著性和知名度等因素,依法裁判侵害商标权案件和商标授权确权案件,增强商标标志的识别度和区分度。




2

对于众所周知的查明事实,依法减轻商标驰名的举证责任,从清华大学和LV说起


知名度是一个事实问题,需要由原告对其商品的市场知名度负举证责任。人民法院认定知名商品,应当考虑该商品的销售时间、销售区域、销售额和销售对象,进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围,作为知名商品受保护的情况等因素,进行综合判断。


需要注意的是,认定驰名商标并不要求具有等同划一的知名程度,但驰名商标的保护范围和强度要与其显著性和知名度相适应,对于显著性越强和知名度越高的驰名商标,要给予其更宽的跨类保护范围和更强的保护力度。[1]


最高院在近期的司法政策文件明确指出“加强驰名商标保护,结合众所周知的驰名事实,依法减轻商标权人对于商标驰名的举证负担。”[2]因此,对于那些众所周知的驰名事实,不可拘泥于所有知名度证据必须要全部具备。否则就有可能得出清华大学不知名,LV不知名的结论,以下是两个比较典型的案例。


01.清华大学诉聚阳公司案【(2016)粤民终1734号】


该案涉及到驰名商标跨类保护。清华大学在学校、教育等类别上注册了“清華”商标,并提供了关于该商标具有极高知名度的基本证据。佛山聚阳新能源有限公司在其生产销售的热水机产品上标注了“清華企業”“清华企业”等标识或字样。


清华大学以注册商标专用权受到侵害为由向法院提起诉讼。清华大学请求认定其第1225974号“清華”商标为驰名商标,并提交了“清华智慧”等商标异议裁定书、“清华洞”等商标不予注册的决定、民事判决书、行政处罚决定书等清华商标作为驰名商标受保护的相关记录及清华大学校庆资料等证据。


一审法院认为,清华大学未提交相应的证据证明该商标近几年的市场份额、地域、宣传情况等,进而对本案“清華”商标驰名的事实不予认定。


二审法院认为,清华大学系一所有着逾百年历史、国内外知名的综合性大学,“清華”商标在学校、教育服务领域构成中国境内为社会公众广为知晓的商标,本案中清华大学已提供其第1225974号“清華”商标驰名的基本证据,当事人无须对众所周知的事实举证证明,清华大学在中国境内已拥有众所周知的知名度,故二审法院对第1225974号“清華”商标驰名的事实予以认定。




从以上案例可以看到,一审法院认为清华大学未提交相应的证据证明该商标近几年的市场份额、地域、宣传情况等,进而对本案“清華”商标驰名的事实不予认定,属于认定事实错误,二审法院予以纠正。




从我们的生活常识出发,清华大学的知名度是毋庸置疑的,可以说是众所周知的事实。此时不宜再拘泥于市场份额、地域、宣传情况等因素的考虑,司法认定驰名商标有严格标准,但并不必然要求当事人逐一证明使用该商标的商品/服务的市场份额、销售区域、利税等相关事实,而是应当考虑到清华大学知名度客观存在的实际情况。


02.路易威登诉诚善堂公司案【(2020)辽民终1241号】


在该案中,被告认为因路易威登未提供直接证明“LOUISVUITTON”商标在某项商品或服务上达到驰名状态的相关合同及发票、审计报告等证据,仅凭距今久远的商标行政机关的裁定书、法院判决书等间接证据不足以证明构成驰名商标。


二审法院认为:“提供相关合同及发票、审计报告”不是相关法律法规要求认定是否驰名的必要证据。依据路易威登提供的包括“使用商标的商品市场份额、销售区域”、“商标注册和持续使用情况”、“商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围”、“商标曾被作为驰名商标受保护的记录”、“商标享有的市场声誉”等第六组系列证据,认定路易威登第241019号“LOUISVUITTON”商标在中国境内的使用具备注册时间早、持续使用时间长、使用地域范围广、占据奢侈品时长销售一定份额等特点,属于驰名商标并无不当。




3

知名度与企业字号或者简称之间的稳定联系,不苛求是唯一联系


企业名称并非一经注册,其所包含的企业字号即具有区分不同经营者的功能。企业字号只有通过生产经营活动中的实际使用,使相关公众建立起其与特定经营者之间的稳定联系,才能产生区分不同经营者的功能。一般来说,具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号,可以认定为反不正当竞争法第六条第(二)项规定的“企业名称”。


也就是说,知名度和企业字号只有产生了相对稳定的关联,才具有区分商业主体的标识意义,这种稳定联系一方面保护该稳定联系权益创造者的合法利益,另一方面也秉承保护和尊重消费者的认知等原则,属于反不正当竞争法意义上的权益。[3]


在实际经营中,企业除了字号,有时还会使用简称,该规定是否可以适用于保护企业的特定简称?答案是肯定的。字号或企业名称简称是否被视为反不正当竞争法所保护的企业名称,取决于其是否具有市场知名度和为相关公众所知悉。


如果经过使用和社会公众认同,企业的特定简称已经在特定地域内为相关社会公众所认可,具有相应的市场知名度,与该企业建立了稳定的关联关系,具有识别经营主体的商业标识意义。他人在后擅自使用该知名企业简称,足以使特定地域内的相关社会公众对在后使用者和在先企业之间发生市场主体的混淆、误认,在后使用者就会不恰当地利用在先企业的商誉,侵害在先企业的合法权益。


01.山东起重机诉山东山起重工案【(2008)民申字第758号】


本案中,山东起重机厂最初成立于1968年,自1991年开始使用该企业名称,而且获得了大量荣誉称号,其产品产量、质量均居同行业前列,是起重机行业中的知名企业。山东起重机厂在企业宣传片、厂房、职工服装、合同等对外宣传活动和经营活动中,多次主动地使用“山起”简称。


经过山东起重机厂的使用,至少在青州这一特定地域内的相关公众中,“山起”这一称呼已经与山东起重机厂建立起了稳定联系。山东起重机厂提供的证据表明,起重设备的相关用户经常使用“山起”作为山东起重机厂的代称。因此,可以认定“山起”在一定地域范围内已为相关公众识别为山东起重机厂,两者之间建立了稳定联系。


山起重工公司与山东起重机厂同处山东省青州市区,两者距离较近,经营范围基本相同,在“山起”作为山东起重机厂的特定简称已经为相关公众认可的情况下,山起重工公司也理应知道“山起”是山东起重机厂的特定简称。在这种情况下,山起重工公司仍然在企业名称中使用“山起”作为字号,足以造成相关公众对两家企业产生误认,[4]侵犯了山东起重机厂的合法权益,构成不正当竞争。


特别需要注意的是,稳定联系强调的是稳定,但是不应当不苛求这种联系是唯一联系。[5]在“红日案”中【(2019)粤民终477号】,被告睿尚公司等主张存在大量以红日为字号的企业和以红日为主体的商标,故红日与原告广州红日公司没有对应关系的问题。


法院认为,“具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉”中“相关”二字,清楚表明其并不要求必须是全行业的知名度;“一定”二字,清楚表明其并不要求必须是极高程度的知名度。睿尚公司等的主张实际要求广州红日公司证明红日字号在全行业与其存在唯一对应关系。这不仅超出了上述法律的要求,甚至超出了人们的日常生活经验,法院对于被告的抗辩不予支持。


02.珠江电缆公司诉珠江电缆科技案【(2019)粤民再53号】


二审法院认为:“珠江电缆”的形成、发展、延续,存在着长期的历史积累因素,各相关企业在十多年的时间内从未对彼此的注册企业名称提出过异议,相关企业均对“珠江电缆”的声誉的形成作出过一定的贡献。也正因为如此,如前文所述,“珠江电缆”已不具备市场主体的识别功能,不能与具体的企业建立稳定的联系。


二审法院认为:原告“珠江电缆”识别市场主体功能已淡化,是基于“广东省内包含珠江字号的电缆企业共20家,其中经营时间十年以上的电缆厂就有五家”“广州市珠江电线厂有限公司在其宣传中亦使用广州珠江电缆的简称”的认定而作出的。


在再审程序中,省高院撤销了二审法院判决。根据再审查明,本案没有关于广州市珠江电线厂有限公司在经营活动中将“广州珠江电缆”作为企业字号使用的有效证据,亦无具有一定知名度的有效证据。佛山市南海区珠江电缆厂成立时间较早,但其系珠江电缆公司的关联方。其他企业成立时间或短暂,或无任何关于经营状况、市场知名度等情况的证据。


是否淡化不是纯粹的客观事实认定,需进行法律分析,他人在后使用讼争字号或简称行为本身是否正当性、是否影响知名度等尚另需讨论,二审法院迳行认定“珠江电缆”已淡化,缺乏事实基础,亦欠缺法律分析。


该观点在福建高院审理的“爱奇艺案”【(2020)闽民终1354号】中也得到体现。该案中被告福建爱奇艺公司认为一审法院认定“爱奇艺”系北京爱奇艺公司臆造词汇并经其使用具有唯一联系错误。


对此,福建高院认为,一审法院认为“爱奇艺”为臆造词,与北京爱奇艺公司的“爱奇艺”商标之间形成较为稳定的对应关系,并未认定“爱奇艺”系北京爱奇艺公司臆造且形成唯一的对应关系,故对福建爱奇艺公司的上述主张不予支持。




4

在先企业具有较高知名度字号辐射到在后设立的关联企业


如同阳光可以辐射大地,具有较高知名度的在先企业字号权利当然可以辐射至其关联企业。在先企业的字号经过使用,已经具有较高的市场知名度并为相关公众所知悉,该字号的知名度必然会延伸到该企业设立的使用相同字号的关联企业。


虽然在先企业与其关联企业是两个不同的民事主体,但对于相关公众而言,其认可的是字号、商标所代表的服务来源和商誉。且根据权利人的意愿,字号、商标由多个不同的民事主体同时使用的情况在目前的市场经济中亦是常见,在使用的过程中体现了在先权利人认可关联企业使用的主观意图,系关联企业对在先企业在先权利的合理承继[6]


因此,他人未经许可擅自使用该已经具有较高的市场知名度并为相关公众所知悉的字号,不仅可能损害在先企业的合法权益,还可能损害该在先企业设立的关联企业的合法权益。


01.兄弟工业株式会社案【(2014)民申字第770号】


最高院认为:兄弟中国公司(原告)虽晚于日本兄弟国际公司和大地利公司(被告)成立,但作为兄弟工业株式会社(原告)的关联企业,兄弟中国公司的“兄弟”字号亦具有较高知名度。[7]日本兄弟国际公司和大地利公司的实际经营活动范围与兄弟中国公司的经营存在重叠,容易导致相关公众误认为日本兄弟国际公司、大地利公司与兄弟中国公司存在特定联系。因此,日本兄弟国际公司和大地利公司的本案被诉行为对兄弟中国公司造成了损害,兄弟中国公司有权提起诉讼。


日本兄弟国际公司在“兄弟”字号前冠以“日本”国别增加了相关公众对于日本兄弟国际公司和兄弟工业株式会社发生混淆和误认的可能性。兄弟工业株式会社本身系日本企业。而且,早在日本兄弟国际公司成立之前,兄弟工业株式会社就在中国使用“兄弟”字号进行经营活动,包括赞助兄弟杯中国国际青年服装设计师作品大赛、设立多家以“兄弟”为字号的关联公司从事缝纫设备等制造和销售业务等,时间长达十年之久,“兄弟”字号因兄弟工业株式会社及其关联公司的营销活动具有了较高知名度。


日本兄弟国际公司不仅使用同样的“兄弟”字号且在字号前冠以“日本”国别,容易导致相关公众误认为日本兄弟国际公司与兄弟工业株式会社及其关联公司存在特定联系。


02.赛克思案【(2014)民提字第168号】


在该案中,赛克思厂自设立起就生产和销售液压泵等产品,赛克思厂、赛克思厂的负责人与其他企业合资成立新的公司广天赛克思公司后,其企业规模不断壮大。


最高院认为:广天赛克思公司与赛克思厂虽然属于不同的主体,但从两家企业的经营范围、投资结构及法定代表人看,二者存在一定的渊源关系,且“赛克思”字号从赛克思厂一直延续沿用至广天赛克思公司,广天赛克思公司只是在“赛克思”前加了“广天”二字,以跟其前身建工赛克思公司区别。


赛克思厂与广天赛克思公司两家企业还一并使用其字号(或字号主要部分)“赛克思”、字号的拼音“SAIKESI”及企业名称简称“赛克思液压”对外进行广告宣传,经营同样的产品,取得了一定的知名度,且赛克思厂字号的知名度已经辐射到广天赛克思公司。因此,可以认定广天赛克思公司享有合法的在先字号权。




5

知名度与商标/技术相辅、相互提升的关系


根据《关于审理不正当竞争案件民事案件应用法律若干问题的解释》的规定,认定知名度时要考虑商品的销售时间、区域、对象以及销售额,进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围等。


对知名度的判断是指在相关公众中具有一定的知名度,不要求相关公众广为知晓。在综合判断这些因素时,当一种因素足以证明该商品的知名度,可以根据该因素定是否构成知名,无需强调对所有因素的一一考量。某一技术在相关公众中具有一定的知名度,使用该技术生产出的相应商品时,由于该商品能够反映特定技术,技术的知名度势必会反射到相关公众对商品知名度的认知。


在“龙阳公司诉武汉三源案”中,【(2016)最高法民申3693号】,最高院认为:龙阳公司的地下刚性复合防水技术具有一定的知名度,基于该复合防水技术生产的商品,具有特定的复合防水技术性能,而且在推广应用该技术的宣传报道中,所对应的商品就是本案龙阳公司请求保护的商品FS101砂浆防水剂、FS102混凝土防水密实剂。因此,技术与商品这种技术方案与实体物的一一对应性,使得技术具有知名度的事实映射到商品的知名度,经过综合认定,应当认定龙阳公司请求保护的商品为知名商品。


同样的道理,企业名称知名度与商标知名度也是可以互相辐射的。


在“盈峰环境诉东莞盈峰案”,【(2020)粤民终1589号】,广东高院认为:盈峰股份公司涉案注册商标为“盈峰”“盈峰环境”,企业字号亦为“盈峰”,二者指向的权利人和市场主体均一致,其在经营活动中所产生的商誉、形成的知名度和影响相互相成,互相辐射,互相提升。盈峰股份公司提供的上述证据足以证明其涉案注册商标、企业名称在东莞盈峰公司被诉侵权行为发生前已经具有较高的知名度和一定的影响。




6

国外知名或者香港地区知名度的考虑


《反不正当竞争法》所指的知名商品,是在中国境内具有一定的市场知名度,为相关公众所知悉的商品。在国际已知名的商品,我国法律对其特有名称、包装、装潢的保护,仍应以在中国境内为相关公众所知悉为必要。所主张的商品或者服务具有知名度,通常系由在中国境内生产、销售或者从事其他经营活动而产生。


01.费列罗诉蒙特莎案【(2006)民三提字第3号】,国外知名度因素的考虑。


在该案中,最高院指出:认定知名商品,应当考虑该商品的销售时间、销售区域、销售额和销售对象,进行任何宣传的持续时间、程度和地域范围,作为知名商品受保护的情况等因素,进行综合判断;也不排除适当考虑国外已知名的因素。


最高院纠正了本案二审判决中关于“对商品知名状况的评价应根据其在国内外特定市场的知名度综合判定,不能理解为仅指在中国境内知名的商品”的表述,认为该表述欠妥。


也就是说,对于国外已知名的因素可以进行适当考虑,但是不能如二审法院所理解的“对商品知名状况的评价应根据其在国内外特定市场的知名度综合判定”,因为知名商品判断的标准是立足于在中国境内具有一定的市场知名度。如果仅在国外知名,国内不知名的,仍然不可以认定为反不正当竞争法意义上的知名商品。


02.珍妮曲奇诉深圳珍妮案【(2019)粤民终1501号】,香港知名度辐射以及网络经济对知名度的影响。


在互联网经济及粤港澳大湾区发展背景下,应充分考虑网络经济特点和“网红”商品知名情况,以及因地缘关系产生的知名度辐射影响。对虽未在中国内地开店经营,但经由海淘代购、旅游交往、互联网口碑分享及宣传广告等途径,[8]而为内地广大消费者所知悉的商品,应认定为具有一定影响力的商品并予以保护,从而及时制止攀附知名商业标识的不正当行为,维护公平的市场秩序。


“珍妮曲奇诉深圳珍妮案”具有一定的典型性,分别入选广东法院互联网领域反不正当竞争和反垄断十大案例之三、广东省高级人民法院发布20个服务保障粤港澳大湾区建设典型案例之十五。


在该案中,原告珍妮曲奇公司自2005年以来就在香港特别行政区从事曲奇饼干的生产销售,经过十余年精心经营和宣传维护,其经营的珍妮曲奇饼干早在香港地区享有较高知名度。在中国内地设厂销售前,珍妮曲奇饼干已通过海淘代购的方式销往内地,并在内地电商平台举办的“全球TOP10零食”网络评选中位居第3位。


被告深圳珍妮公司通过实体店和网店,大量销售被诉商品,并以“全球TOP10零食——第三位……”作为宣传用语。珍妮曲奇公司遂以深圳珍妮公司在被诉商品上擅自使用与其基本相同的特有包装装潢,盗用珍妮曲奇公司的商誉进行虚假宣传,构成不正当竞争,提起诉讼。


广东高院认为:虽珍妮曲奇公司于被诉侵权行为发生前确实尚未在中国内地设店经营涉案商品,但珍妮曲奇饼干经由海淘代购、互联网口碑分享及宣传广告等途径,已为内地广大消费者所知悉。


特别需要注意的是,本案被诉侵权行为发生在毗邻香港的深圳,两地交流更为密切,珍妮曲奇公司涉案商品在香港地区知名的情况对本案所涉消费群体的幅射影响将更为显著。反不正当竞争法的“知名商品”并不要求知名度到达驰名状态,其在一定市场范围内具有一定影响力即可。涉案商品是否在中国内地开设实体店只是考虑知名状态的其中一个因素,而非全部因素。因此,前述证据和情况已足以证明珍妮曲奇公司涉案商品在中国内地,特别是在广东地区,具有较高知名度和一定影响力。


深圳珍妮公司作为同业经营者,不仅不尽合理避让义务,还擅自使用与珍妮曲奇公司涉案商品基本相同的特有包装装潢,并直接使用珍妮曲奇饼干在小红书评选中所获美誉,其主观恶意明显。二审法院遂撤销一审关于不侵权的认定,判令深圳珍妮公司立即停止不正当竞争,并赔偿珍妮曲奇公司经济损失与合理维权费用56万元。




7

知名度与特定地域的关系


知名度是一个相对的概念,不同案件对于知名度证据的要求是不同的。比如驰名商标认定案件对于知名度的要求通常是需全国范围内,而在知名商品名称、装潢(有一定影响的商品名称、装潢)案件中,只要在在特定区域知名即可,并不要求在全国范围内具有影响力。


01.“清醇晓萍”商品装潢不正当竞争行政诉讼案【(2019)沪0115行初245号】[9]


该案涉及反不正当竞争法中商品“有一定影响”的地域范围判断,本案判决明确反不正当竞争法规定的“有一定影响”并不要求商品必须在全国具有知名度,只要在特定的地域内能为相关公众所知悉即为“有一定影响”,商品在该特定区域范围内受反不正当竞争法保护。


本案中,第三人的“清醇俊郎”系列黄酒在2010年即开始生产、销售,主要销售范围在上海市原南汇地区,根据第三人的经销商怡亚通盛京公司出具的销售记录,2016年、2017年两年在该地区销售的“清醇俊郎”系列黄酒即达335万余瓶。


从销售区域及销售数据来看,销售区域仅限于上海市原南汇地区,似乎知名证明在特定区域有一定的知名度,但是尚不足以证明有较大范围的知名度。原告起诉认为:前述行政处罚决定和行政复议决定认定“清醇俊郎”黄酒具有一定影响仅依据上海南汇地区的销售情况,未免有失偏颇。


经查明,在原告委托他人生产涉案“清醇晓萍”黄酒之前,第三人的“清醇俊郎”黄酒经过长期销售获得了特定区域相关公众的认可。涉案黄酒瓶上的标贴是商品外包装装潢中的主要部分,“清醇俊郎”黄酒的标贴经设计具有一定的美感,经过长期、稳定的使用,产生了识别商品来源的作用,可以使消费者通过该标贴与商品来源之间建立起固定联系,并能与其他经营者的商品相区别。基于上述事实,法院认定原告的“清醇俊郎”黄酒的装潢属于有一定影响的装潢。对于有一定影响的商品装潢在其影响力辐射的地域范围内可以受到保护。


原告和第三人的产品装潢在整体的视觉效果上差异不明显,极易引起消费者对两者产生混淆,应认定为近似,且原告具有“搭便车”的主观故意。


综上,原告的行为属于擅自使用他人有一定影响的商品装潢的行为。两被告对原告作出的行政处罚决定和复议决定合法、适当。故判决驳回原告晓萍酒业公司的诉讼请求。


02.庆丰包子案【(2016)最高法民再238号】


在北京庆丰包子诉山东庆丰案中,一审、二审法院均认为涉案商标知名度主要限于北京地区,其未能证明涉案商标在被诉侵权行为发生时在山东及济南地区具有较高的知名度。因此庆丰餐饮公司在主观上没有攀附庆丰包子铺商标商誉的意图,客观上不会造成相关公众的混淆误认,不违反诚实信用等原则,不构成不正当竞争。


再审期间,庆丰包子铺提交了了《庆丰包子铺专项审计报告》,用以证明2009年至2013年,庆丰包子铺营业额分别为2.0068、2.7852、3.6487、4.3641、5.1929亿元;“庆丰”直营及加盟店共计293家。分布在北京、天津、河北、山东、山西、等地;媒体宣传范围覆盖全国,广告宣传额合计1043万元。


最高院认为:庆丰包子铺自1956年开业,1982年1月5日起开始使用“庆丰”企业字号,至庆丰餐饮公司注册之日止已逾二十七年,属于具有较高的市场知名度、为相关公众所知悉的企业名称中的字号,庆丰餐饮公司擅自将庆丰包子铺的字号作为其字号注册使用,经营相同的商品或服务,具有攀附庆丰包子铺企业名称知名度的恶意,其行为构成不正当竞争。




8

知名度与身份的关系


某些特定的身份会对主观恶意的判断产生影响。比如在商标注册过程中,就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。[10]



商标申请人与在先使用人之间还包括以下这些特定关系:[11]


商标申请人与在先使用人之间具有亲属关系;


商标申请人与在先使用人之间具有劳动关系;


商标申请人与在先使用人营业地址邻近;


商标申请人与在先使用人曾就达成代理、代表关系进行过磋商,但未形成代理、代表关系;


商标申请人与在先使用人曾就达成合同、业务往来关系进行过磋商,但未达成合同、业务往来关系。

01.德源公司诉日升公司、卢燕华案,【(2011)民提字第276号】


原告德源公司生产的轴承、汽车、配件产品等产品在浙江省内具有一定的市场知名度。被告卢燕华是德源公司代理商的员工,在离职后较短的时间内在相同的商品上将“德源”申请注册为商标,并成立日升公司,许可其使用“德源”商标。


德源公司认为,德源企业字号“德源”系臆造词,由德源独创,德源公司享有合法的在先企业名称权。卢燕华为德源公司代理商,应当知悉德源公司商号“德源”在行业内的知名度。卢燕华在同类产品上注册使用“德源”商标,违反诚实信用原则,具有明显的主观恶意,足以造成消费者混淆、误认,构成不正当竞争。


二审法院认为:德源公司的企业注册地在福建省泉州市丰泽区,而日升公司的企业注册地在浙江省杭州市,两者地域范围存在较大的不同。如果以不享有较高知名度的商号权去禁止他人在全国范围内注册的商标权的使用是不公平的,亦不符合权利冲突处理的原则。卢燕华、日升公司在经营活动中使用“德源”商标,并未侵犯德源公司的企业商号权,亦不构成不正当竞争。


最高院对案件提审并进行了改判。最高院认为:一、二审法院以“德源”字号不具有知名度、不会导致消费者误认、混淆等为由认定卢燕华、日升公司的行为不构成不正当竞争属于适用法律错误。


卢燕华作为德源公司代理商的员工,在明知“德源”系德源公司的商号情形下,在离职后较短的时间内在相同的商品上将“德源”申请注册为商标,并成立日升公司,许可其使用“德源”商标。日升公司销售的轴承产品上亦明显标明了“德源”字样。可见,卢燕华和日升公司的上述行为具有较明显的恶意,容易引起消费者的误认。卢燕华和日升公司的上述商标使用行为构成不正当竞争。


02.庆丰包子案【(2016)最高法民再238号】


在上述“庆丰包子案”中,涉及到被告庆丰餐饮公司使用“庆丰”文字的合理性判断。庆丰餐饮公司主张其对“庆丰”文字的使用属于合理使用其企业字号,且系对其公司法定代表人徐庆丰名字的合理使用。


对此,最高院认为,庆丰餐饮公司的法定代表人为徐庆丰,其姓名中含有“庆丰”二字,徐庆丰享有合法的姓名权,当然可以合理使用自己的姓名。但是,徐庆丰将其姓名作为商标或企业字号进行商业使用时,不得违反诚实信用原则,不得侵害他人的在先权利。


徐庆丰曾在北京餐饮行业工作,应当知道庆丰包子铺商标的知名度和影响力,却仍在其网站、经营场所突出使用与庆丰包子铺注册商标相同或相近似的商标,明显具有攀附庆丰包子铺注册商标知名度的恶意,容易使相关公众产生误认,其行为不属于对该公司法定代表人姓名的合理使用。




9

恶意注册及使用商标的行为不能所形成所谓市场秩序或知名度


商标的真正价值源于实际使用,保护通过实际使用建立的商标市场声誉是商标法的重要立法精神。对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的商标,应当充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际,注重维护已经形成和稳定的市场秩序。


但是需要考量市场秩序与混淆的关系,尽可能消除商业标志混淆的可能性。就算争议商标具有一定的知名度,并不代表当然区分商品来源的功能。如果是恶意注册及使用商标的行为,则不能所形成所谓市场秩序或知名度。


01.“啄木鸟案”【(2011)知行字第37号】


在该案中,最高院主要考虑了遏制搭车、避免混淆的基本原则以及啄木鸟公司的主观意图和容易混淆误认的客观现实。


最高院指出:“虽然通过你公司(啄木鸟公司)的经营和对争议商标的实际使用,你公司的产品和商标也具有较高的知名度,但是由于你公司与七好公司在经营活动中均使用差别不大的“鸟图形”以及相同的“TUCANO”、“啄木鸟”等商标,显然对于不了解内情的相关公众而言,会认为两者提供主体同一,或者存在特定联系,容易造成来源混淆,因此本案客观上并未形成已将相关商业标志区别开来的市场实际。”


最高院还考虑的啄木鸟公司除争议商标外,还拥有其他实际使用的商标,撤销争议商标的注册并不会对啄木鸟公司的经营造成实质性影响。该公司可以通过适当的方式延续多年经营所形成的商誉,并以此为契机创立自有品牌,尽量消除与七好公司商业标识的混淆可能性。


02.“内联升案”【(2015)知行字第116号】


在该案中,虽然被异议商标经过一定时间和范围的使用,客观上形成了一定的市场规模,但是,有关被异议商标的使用行为大多是在被异议商标申请日之后,尚未核准注册的情况下发生的。


最高院系统阐述了“恶意申请注册、使用商标的行为不能形成的所谓市场秩序或知名度。”


● 再审申请人在其大规模使用被异议商标之前,理应认识到由于被异议商标与引证商标近似,并且引证商标具有较高的知名度和显著性,故存在被异议商标不被核准注册,乃至因使用被异议商标导致侵犯引证商标注册商标权的法律风险。再审申请人未能尽到合理的注意和避让义务,仍然申请注册并大规模使用被异议商标,由此带来的不利后果理应自行承担。


● 相反,在再审申请人作为同业竞争者明知或者应知引证商标具有较高知名度和显著性,仍然恶意申请注册、使用与之近似的被异议商标的情形下,如果仍然承认再审申请人此种行为所形成的所谓市场秩序或知名度,无异于鼓励同业竞争者违背诚实信用原则,罔顾他人合法在先权利,强行将其恶意申请的商标做大、做强。


 这样既不利于有效区分市场,亦不利于净化商标注册、使用环境,并终将严重损害在先商标权人的合法权益以及广大消费者的利益,违背诚实信用原则以及商标法“保护商标专用权”、“维护商标信誉”、“保障消费者和生产、经营者的利益”等立法宗旨。




10

服务商标的地域性与知名度


商标按照其使用对象的不同,分为商品商标与服务商标。我国商标法将上述两类商标均纳入其中进行调整,故服务商标具有与商品商标相同的法律地位,应受到同等的法律保护。


虽然有些服务类注册商标中提供的服务项目具有一定地域性特点,其相关服务及影响力可能未及覆盖至全国范围,但并不意味着该注册商标的保护范围仅能覆盖至商标权人所提供的服务项目所在区域。随着人员流动性的增加以及电子商务、网络推广等行业的高速发展,服务商标的"地域性界限"已日益模糊。对于是否造成相关公众混淆的判断,应当更多地考虑混淆的可能性,而非仅根据该服务商标现有知名度的覆盖区域来判断是否产生了实际混淆。[12]


01.“浙江银泰诉株洲银泰案”【(2018)湘民终838号】


原告银泰百货公司主要经营范围为日用百货、日用杂品、分租部分商场的场地与国内分租户从事合法经营、物业管理等。涉案商标在相关公众中已具有较高知名度,系第35类“推销(替他人)”服务上的驰名商标。


被告在湖南省株洲市开发、运营“银泰财富广场”项目,以“银泰”、“银泰商业”、“银泰品牌”的名义利用微信公众号、电视广播宣传、资料宣传、现场宣传等多种方式为数十家商家进行推介、宣传。


原告认为被告的行为构成对其注册商标专用权的侵犯且构成不正当竞争,诉请法院判决其停止侵权并赔偿损失。两被告抗辩主张涉案第35类商标具有地域性,浙江银泰百货有限公司及涉案商标权利人在湖南地区没有开设实体项目,从而不会构成混淆,不构成侵权。


湖南高院认为:伴随交通、信息技术推进而高度发展的电子商务使服务商标的地域性被打破,即使浙江银泰百货有限公司没有在株洲地区开发实体经营,其知名度也可以通过其他渠道予以辐射和渗透,株洲银泰财富广场商业有限公司以服务商标的地域性为由认为不会导致混淆误认的主张没有事实依据。


据此,被告在相同服务类别上使用与“银泰百货”图文商标近似的商标,容易引起相关公众的混淆和误认,其使用被诉标识的行为构成商标侵权。


本案被评为2019年度湖南法院知识产权司法保护典型案件之七。其典型意义在于:随着全球化和互联网经济的发展,服务商标的拓展能力和影响能力大大增强,地域性发展的特点已经无法阻挡服务商标的辐射范围,强调服务商标的地域性将不利于企业和商标的长足发展,也不符合社会主义市场经济发展规律。


本案强化服务商标的保护力度,既符合商标法服务商标与商品商标同等保护的立法精神,又对促进服务产业连锁发展经营,打造知名服务品牌具有重要意义。


02.“北京巴黎春天诉青岛李村巴黎春天案”【(2014)民提字第29号】


二审法院认为:涉案注册商标是服务商标,核定服务种类为婚纱摄影,而该类服务具有较强地域性特点。北京巴黎春天提交的两份加盟协议签订时间晚于李村巴黎春天的成立时间,仅凭该两份证据无法证明涉案商标在山东境内尤其是青岛地区具有较高的知名度、“巴黎春天”文字已经与北京巴黎春天建立起了特定、显著的联系。李村巴黎春天仅在青岛地区开展经营活动,故两方所对应的相关公众并不重合。


在此种情况下,李村巴黎春天将“巴黎春天”作为企业字号在其提供的婚纱摄影服务中突出使用不会造成相关公众的误认。


最高院认为:商标法所称的相关公众是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和有密切关系的其他经营者。根据该规定,相关公众并非限定在案件当事人所在地的特定区域。商标法对服务商标和商品商标的保护并未作出不同的规定,虽然有些服务类商标核定使用的服务项目具有一定的地域性,其相关的服务及影响力有限,但服务商标的专用权效力并不受区域的限制。


根据本案的情形,以相关公众的一般注意力标准判断,李村巴黎春天在婚纱摄影服务中突出使用“巴黎春天”字样的行为,不能排除存在混淆误认的可能性,因此应该认定该行为构成对北京巴黎春天注册商标权的侵害。李村巴黎春天应依法承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。


原审判决将李村巴黎春天的行为仅认定为对字号的使用,并以不会造成相关公众的误认为由认定该行为不构成侵权,认定事实及适用法律错误,最高院予以纠正。




注:


[1]最高人民法院《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第21条,法发〔2011〕18号


[2] 最高人民法院《关于全面加强知识产权司法保护的意见》第3条


[3] (2019)浙民终1431号,浙江中国小商品城集团股份有限公司诉温州港龙置业有限公司、港龙控股集团有限公司、温州港龙义乌商贸城经营管理有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案。浙江省高级人民法院认为:由于“具有一定影响的服务名称”是经实际经营而产生的权益,在先使用的事实行为对确定权益归属具有根本意义。在判断权益归属时,应充分维护权益创造者的合法利益,秉承保护和尊重消费者的认知等原则。本案中,小商品城集团于1993年底成立后,成为运营义乌小商品市场的唯一主体,负责相关市场的开发、经营和管理,并全盘承继相关权益。特别是本案所涉的“义乌国际商贸城”就是由小商品城集团创建并培育发展至今,该名称与小商品城集团之间已产生稳定联系,该名称所产生的竞争法意义上的权益应由小商品城集团享有。


[4] 在该案中,山东起重机厂提供了潍坊市储运有限公司、青州市邮政局等出具的证明,说明相关公众曾经将山起重工公司误认为山东起重机厂。


[5] 司法实践中法院也有要求字号与企业名称与形成唯一稳定联系的案例。参考(2017)粤民申4556号,三星电梯有限公司、东莞市三星电梯有限公司侵害商标权纠纷再审审查与审判监督案,广东省高级人民法院认为:电梯产品为特种设备,价格高,需要长期的维修保养等售后服务,购买电梯的相关公众具有较强的识别能力,而“三星”文字并非臆造词,国内已有很多企业将“三星”作为字号进行登记,现有证据不足以证明“三星”文字已与三星电梯公司形成唯一稳定联系。三星电梯公司于2006年将其企业名称变更为“三星电梯有限公司”,而东莞三星电梯公司于2008年将其企业名称变更为“东莞市三星电梯有限公司”,在此后长达7年的时间里,两者的销售地域并不相同。三星电梯公司未提交充分证据证明东莞三星电梯公司使用“三星”文字容易导致相关公众混淆误认。因此,原判决认定东莞三星电梯公司在企业名称中使用“三星”文字不构成不正当竞争并无不当。


[6] (2014)湘高法民三终字第146号,索俪榕诉湖南友谊阿波罗商业股份有限公司侵害商标权纠纷案。另参考(2018)最高法行申8202号,北京宝洁利盛商贸中心、国家工商行政管理总局商标评审委员会商标行政管理(商标)再审审查与审判监督案,最高人民法院认为北京希凯世纪公司作为郑州希凯公司的关联公司,延续了郑州希凯公司在相关行业和领域内的商业信誉,且该种商业信誉的承继关系符合两公司的真实意思表示。此外,郑州希凯公司与北京希凯世纪公司的商号在文字上具有包含关系,特别是臆造词部分完全相同,经营领域重合度较高。因此,二审法院认定北京希凯世纪公司延续了郑州希凯公司在相关商品上的商誉,具有事实基础,也符合相关公众的通常认知。


[7] 参考福建省高级人民法院(2018)闽民终253号,西门子股份公司、西门子(中国)有限公司诉福州科仕科门电线电缆有限公司、陈迎因与被上诉人擅自使用他人企业名称纠纷案。福建省高级人民法院认为:从查明的事实来看,“SIEMENS”字号及其中文译名“西门子”系由西门子股份公司、西门子(中国)有限公司共同使用、宣传及管理,两个字号之间在权利主体上互相牵连,在知名度上互相辐射。因此,西门子股份公司、西门子(中国)有限公司有权作为共同原告对侵害其企业名称权的行为提起诉讼。


[8] (2019)粤民终1501号,珍妮曲奇小熊饼干有限公司诉深圳市珍妮食品有限公司不正当竞争纠纷二审案。在本案中,广东省高级人民法院考虑了跨境交流对知名度的影响,“随着中国内地与港澳相互交流愈发密切,不仅香港地区商品通过电子商务等方式进入中国内地市场的情形越发普遍,内地消费者到港澳地区旅游时购买畅销手信产品亦在情理之中。”

参考(2019)最高法民再138号,本田技研工业株式会社、重庆恒胜鑫泰贸易有限公司侵害商标权纠纷再审案。在该案中,最高人民法院在论述相关公众时,也考虑了互联网因素下的影响,“相关公众除被诉侵权商品的消费者外,还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。本案中被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。而且,随着电子商务和互联网的发展,即使被诉侵权商品出口至国外,亦存在回流国内市场的可能。同时,随着中国经济的不断发展,中国消费者出国旅游和消费的人数众多,对于‘贴牌商品’也存在接触和混淆的可能性。”


[9] (2019)沪0115行初245号,上海晓萍酒业销售有限公司不服上海市浦东新区市场监督管理局行政处罚决定及上海市浦东新区人民政府行政复议决定案——“清醇晓萍”商品装潢不正当竞争行政诉讼案,该案入选2019年上海法院知产司法保护十大案件之十。


[10] 最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定(2020修正)第十五条


[11]最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定(2020修正)第十六条


[12](2014)大知民初字第0004号,郑州上花轿婚纱摄影有限公司诉陆寅春侵害注册商标专用权纠纷案。




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